Monthly Archives: October 2006

Residency requirement for patent agent license

Related post: PTO’s Refusal to Register Temporary Aliens Moves Toward Supreme Court Hearing

The U.S. has a very strict residency requirement for patent agent registration. 37 C.F.R. 11.6(b) provides:

(b) Agents. Any citizen of the United States who is not an attorney, and who fulfills the requirements of this Part may be registered as a patent agent to practice before the Office. When appropriate, any alien who is not an attorney, who lawfully resides in the United States, and who fulfills the requirements of this Part may be registered as a patent agent to practice before the Office, provided that such registration is not inconsistent with the terms upon which the alien was admitted to, and resides in, the United States, and further provided that the alien may remain registered only: (1) If the alien continues to lawfully reside in the United States and registration does not become inconsistent with the terms upon which the alien continues to lawfully reside in the United States or (2) If the alien ceases to reside in the United States, the alien is qualified to be registered under paragraph (c) of this section.

There are ambiguities in the provision but, as far as I know, it isn’t very easy for a foreigner with work visa to satisfy the requirement. To be eligible to be registered,

(i) lawfully reside (work visa will probably do it);
(ii) fulfilles the requirements of this Part (one will probably have to take and pass the patent bar);
(iii) registration as patent agent is not inconsistent with the terms upon which the alien was admitted to,

(iii) is the phrase at issue in Lacavera v. Dudas.

I couldn’t take the patent bar while I was in the U.S. primarily because of (iii).

Interestingly, Canada has a similar law. Canadian Patent Rule Section 12(1) provides:

12. (1) Subject to subsection 14(2), for the purpose of having their name entered on the register of patent agents, a person is eligible to sit for the qualifying examination for patent agents referred to in section 14 if, on March 31 of the year in which the person proposes to sit for the examination,

(a) the person resides in Canada and has been employed for a period of at least 12 months on the examining staff of the Patent Office; or

(b) the person resides in Canada and has worked in Canada in the area of Canadian patent law and practice, including the preparation and prosecution of applications, for a period of at least 12 months.

On the other hand, Korea does not have a residency requirement for patent attorney registration. One only has to pass the patent bar and that will do it.

As noted in the Patently-O blog, if the U.S. and Canada asks other countries to acknowledge U.S. and Canadian patent agent registration, the negotiation counterparts might ask the U.S. and Canada to remove the residence requirements.

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Summary of Starbucks v Starpreya case

사건 : 특허법원 2006. 9. 20. 선고 2006허5072 판결 [등록무효(상)]

판시사항 : “STARBUCKS”와 “STARPREYA”는 서로 유사한 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 사례.

판결요지 : 등록상표 “STARPREYA”는 “STAR”와 “PREYA”의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표 “STARBUCKS”는 “STAR”와 “BUCKS”의 결합으로 구성된 상표로서 그 외관이 다르며, “PREYA”와 “BUCKS”가 특별한 의미를 가진 것이 아니므로, 양 상표는 대비할 만한 관념을 가지고 있지 않고, 양 상표의 “STAR” 부분은 국내에서 일반적으로 쓰이는 단어이어서 그 식별력이 상당히 약한 것으로 보일 뿐 아니라, 양 상표는 모두 영문자를 띄움 없이 붙여서 이루어진 것들로서 등록상표 “STARPREYA”는 “스타프레야”, 선등록상표 “STARBUCKS”는“스타벅스”로 호칭될 것으로 보이므로, 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 등록상표 “STARPREYA”와 선등록상표 “STARBUCKS”를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면 양 상표는 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이어서 동일·유사한 상표로 볼 수 없다고 판단한 사례.

참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제7호

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Misconception about Starbucks v Starpreya case

Dan Harris cast strong doubt on the impartiality of the Korean Patent Court (a special court for patent and trademark disputes) regarding the recent ruling on Starbuck v Starpreya.

I first concurred with Dan Harris because it seemed clear to me too that Starpreya is a knockout. Today, I took time to look at the opinion of the Court because I wanted to think about whether a claim based on trade dress might be possible on the same case. This is a confession that my concurrence was not based on first hand knowledge of the case.

The opinion told a very different story from what most of the readers of Dan Harris’ blog might have thought the case would have been. I can’t blame Dan Harris or other people (including myself) for misunderstanding the case because the misunderstanding came from the news report bearing green circle symbols of Starbucks and Starpreya. The case was not about the likelihood of confusion between the greeen circle symbol of Starbucks and that of Starpreya. It was about the likelihood of confusion between the word “STARBUCKS” and “STARPREYA.”

The court opinion lists the two trademarks at issue, one being “STARBUCKS” with registration number 415373, the other being “STARPREYA” with registration number 629689.

The court looked at the meaning, shape, and sound of the words in deciding distinctiveness.

Looking at the words without the common component word “star” which does not render distinctiveness, the court found “bucks” and “preya” did not render distinct meaning either.

But the court found the two words are distinct enough because the shapes and sounds are distinct.

I can’t really say whether the decision was right or wrong. It’s just a judgement call. Remind you Korean courts do not have the jury system and judges find facts.

As far as the case was about likelihood of confusion between two words, I don’t think the decision was biased or nationalistic.

Questions still remains why the plaintiff’s lawyer (KCL law firm) did not raise likelihood of confusion between symbol marks or a claim based on trade dress.

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Blame Thy Ignorance

엘림넷 사건 에 대해서는 좀 할 얘기가 많은데 그건 나중으로 미루고,

엘림넷 사건에서는 피고들이 영업비밀을 빼내는 행위가 들키면서 그걸 GPL 라이센스로 빠져나가려 했다는 정황은 보인다. 다만, 그런 정황이 보인다거나 혹은 그게 너무나 빤하게 악질적인 행동이었다 하더라도 재판부는 좀더 신중했어야 했다. 재판부의 입장에서는 빤히 부정한 행위를 한 피고를 앞에 두고서 그 프로그램이 GPL 라이센스에 따라 배포된 것이기 때문에 영업비밀이 아니라고 결론을 내리는 건 부담이 컸을 것이다. 그래서 아주 모호하게 “GPL 라이센스 규칙이 이 사건에 아무 효력이 없다”고 판결을 내린 것이다.

이 판결은 암튼 나중에 좀더 깊게 읽어봐야 한다. 한 문장인데 깊게 읽어봐야 얼마나 나오겠냐만.

이래서 판사의 일이 쉽지 않다. 영업비밀 보호란 것도 대의라 할 수 있고, GPL 라이센스도 대의라 할 수 있는데, 엘림넷 사건에서 판사는 두 대의 중 하나를 선택했어야 했다. 이럴 때 정말 솔로몬의 지혜가 필요하다고 하면 논평자의 태만인가?

미국의 블로그를 보다 보니 재미있는 기사가 있다. 어떤 한국의 프로그래머들은 무식해서 GPL을 이해하지 못해서 GPL을 따르지 않는 것으로 보인다는 포스트이다. GP2X Needs GPL Lesson 이라는 기사이다. GP2X라는 게 있는데 아마 게임기 같다. 이건 서울에 있는 Gamepark Holdings라는 회사에서 만들었다 한다. 근데 2명 정도가 사무실에서 쪼물딱거리는 곳이라 보면 될 것 같다. 그 게임기가 Linux 기반인데, 이 사람들이 만든 새로운 버젼을 공개하지 않아서 문제가 되었다. 그래서 GP2X 커뮤니티에서 Gamepark Holdings라는 회사가 GPL을 준수하도록 하려면 어떻게 해야 할지를 고민하면서 의견 교환을 했다 한다.

이건 정말 사람 마음에 안 들어가보면 모를 일이다. 정말 그들이 무식해서 GPL을 이해 못한 건지 아니면 알면서도 모르는 척 (영어가 딸리는 척하면서) 생깠던 것인지.

엘림넷의 사실 관계를 읽어보면 영업비밀을 보호해줘야 하고 따라서 GPL이 희생되어야 할 것 같이 보이지만, GP2X 사건의 사실 관계를 읽어보면 또 생각이 바뀌지 않는가? 판사가 자기 앞의 사실 관계만을 보고 그 사건이 공평하게 정리되어야 한다고 생각하면 반드시 그 반대편에서 피해를 입는 많은 사람들이 있다. GPL 커뮤니티는 그 커뮤니티 나름대로 GPL을 신뢰하면서 그 룰에 따르면서 일을 해온 사람들이다. 그런데 최소한 한국에서만큼은 GPL의 룰을 따르면 바보가 되게 되었다. 그리고 Gamepark Holdings는 적어도 한국에서는 무식한 척 할 필요가 없게 되었다.

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한국의 DMCA 법

참조: 엘림넷 사건 판결문

GNU GPL은 DRM이란 컨셉에서 시작하는 큰 그림에서 보아야 한다.

GPL v2의 경우는 아래의 케이스처럼 일반적인 프로그램 라이센싱의 영역에서 의미를 가진다.

GPL v3는 DMCA로 대표된는 DRM proponent들에 대한 반작용으로 생각해야 한다. DRM을 그 시작점으로 보면서 그림을 그려나가면 DRM –> DMCA –> GPL v3 로 나갈 수 있다.

이걸 법령의 역사로 따져보면

1996 WIPO Copyright Treaty가 있고, 이를 조약국이 국내법으로 실행하기 위해서
1999 미국의 DMCA가 있었고
2001 EU의 Copyright Directive가 있었고
2005-6 프랑스에서 DADVSI 논쟁이 있었다.

이런 그림 속에서 한국의 위치는 뭐냐 하면, 한국은 WIPO Copyright Treaty에 서명하지 않았다. 따라서 그 Treaty를 국내법화할 의무는 없다. 하지만, 2003년 저작권법을 개정할 때 DMCA와 비교할 만한 법률 개정을 했다.

第92條 (침해로 보는 행위)②정당한 권리없이 저작권 그 밖에 이 법에 의하여 보호되는 권리의 기술적 보호조치를 제거·변경·우회하는 등 무력화하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·제품·장치 또는 그 주요부품을 제공·제조·수입·양도·대여 또는 전송하는 행위는 저작권 그 밖에 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 본다.
③저작권 그 밖에 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해를 유발 또는 은닉한다는 사실을 알거나 과실로 알지 못하고 정당한 권리없이 하는 행위로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 저작권 그 밖에 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 본다. 다만, 기술적으로 불가피하거나 저작물이나 실연·음반·방송 또는 데이터베이스의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태에 비추어 부득이하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 전자적 형태의 권리관리정보를 고의로 제거 또는 변경하는 행위
2. 전자적 형태의 권리관리정보가 제거 또는 변경된 사실을 알고 당해 저작물이나 실연·음반·방송 또는 데이터베이스의 원작품이나 그 복제물을 배포·공연·방송 또는 전송하거나 배포의 목적으로 수입하는 행위

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엘림넷 사건 판결문

종합법률정보에서 판결문을 찾을 수 없어서 GNU 프로젝트의 해당 페이지 에서 가져온다. 이 판결에서 가장 구속력 있는 법률로 이용된 것은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제18조2항이다.

第18條 (罰則)②누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처한다.

서 울 중 앙 지 방 법 원
판 결

사건: 2005고단2806

가. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반
나. 절도

피고인:

1. 가. 한oo HnP 사장
2. 가. 박oo 하이온넷주식회사 대표이사
3. 가. 차oo 하이온넷주식회사 영업팀장
4. 가. 나. 이oo 하이온넷주식회사 영업과장

검사: 하oo

변호인: 변호사 한oo(피고인들을 위하여)

판결선고: 2005. 9. 8.

등본입니다.
2005년 9월 9일

서울중앙지방법원
법원주사 김oo

주 문

피고인 한oo, 박oo을 각 징역 10월, 피고인 차oo, 이oo을 각 징역 8월에 각 처한다.
이 판결선고 전 구금일수 3일을 피고인 한정엽에 대한 위 형에 산입한다.

다만 피고인 박oo, 차oo, 이oo에 대하여는 이 판결확정일로부터 각 2년간 위 각형의 집행을 유예한다.

피고인 박oo에 대하여 120시간, 피고인 차oo, 이oo에 대하여 각 80시간의 사회봉사를 각 명한다.

이 유

범죄사실

피고인 한oo은 2003. 5경부터 2004. 12. 15경까지 피해자 주식회사 엘림넷(이하 `엘림넷’이라함)의 사업전략이사로 근무하면서 인터넷 가상사설네트워크(Virtual Private Network, 이하 `VPN’이라함) 서비스의 다중회선을 이용한 전송시스템 기술(Internet Bonding Technology, 이하 `IBT’라 함) 등을 구현하는 소프트웨어의 연구개발 업무에 종사하던 자, 피고인 박oo은 하이온넷 주식회사(이하 `하이온넷’이라 함)의 대표이사, 피고인 차oo는 2000. 3경부터 2004. 11. 15경까지 엘림넷의 VPN 서비스 부문 영업팀장으로 근무하면서 고객 유치관리 업무를 총괄하던 자, 피고인 이oo은 2000. 11경부터 2004. 11. 30경까지 엘림넷의 영업대리로 근무하면서 VPN 서비스의 고객 유치관리 업무에 종사하던 자인 바,

1. 피고인 한oo, 박oo은 엘림넷에서 연구개발한 IBT 기술의 소스코드, VPN 구동 프로그램 등의 영업비밀을 이용하여 하이온넷에서 VPN 사업을 하기로 공모하고, 부정한 이익을 얻을 목적으로,

가. 2004. 11. 초순 서울 서대문구 충정로 3가 32-11 소재 엘림넷 사무실에서 피고인 한oo은 VPN 다중회선 전송시스템 프로그램인 “VTUN.hl”을 VPN 장비에 사용하는 부품인 플래시메모리 모듈에 복사하고, 그 무렵 성남시 분당구 정자동 대림 아크로텍 C동 440호 소재 하이온넷 사무실에서 그 모듈을 피고인 박oo에게 교부하여 피고인 박oo이 하이온넷 직원 김oo으로 하여금 위 회사의 VPN 장비에 장착하여 테스트하게 함으로써 엘림넷의 VPN 서비스 다중회선 전송시스템의 소프트웨어 개발 기술에 관한 유용한 영업비밀을 사용하고,
나. 피고인 한oo이 2004. 11. 하순 위 하이온넷 사무실에서 위 “VTUN.hl” 프로그램의 기능을 개선하기 위하여 프로그램의 소스코드를 수정하면서, 그 작업에 참고할 목적으로 노트북 컴퓨터에 보관하고 있던 엘림넷의 VPN 다중회선 전송시스템 소프트웨어 “ETUN”의 소스코드를 열어 보아 엘림넷의 VPN 다중회선 전송 시스템의 소프트웨어 개발 기술에 관한 유용한 영업비밀을 사용하고,

2. 피고인 차oo는 엘림넷을 퇴사하고 경쟁회사인 하이온넷에 입사함에 있어 엘림넷의 고객정보 등 영업비밀을 가지고 나와 하이온넷의 영업에 활용함으로써 부정한 이익을 얻을 목적으로, 2004. 11. 초순 위 엘림넷 사무실에서 빌링시스템 서버 등에 저장되어 있는 VPN 고객정보, 제안서, 업체별 VPN 서비스가격비교펴, 영업실적, 영업현황 등의 자료를 외장형 하드디스크에 복제하여 가지고 나와 2004. 12. 초순 서울 금천구 가산동 345-9 에스케이 트위테크 B동 615호 소재 하이온넷 사무실에서 위 회사의 노트북 컴퓨터 및 서버에 복제하여 저장함으로써 엘림넷의 VPN 서비스 영업과 관련한 경영상의 유용한 영업비밀을 누설하고,

3. 피고인 이oo은,

가. 2004. 11. 30. 위 엘림넷 사무실에서 엘림넷 소유의 VPN 서비스에 관한 회선이용 계약서 44부를 가지고 나와 이를 절취하고,
나. 엘림넷을 퇴사하고 경쟁회사인 하이온넷에 입사함에 있어 엘림넷의 회선이용계약서 등 영업비밀을 가지고 나와 하이온넷의 영업에 활용함으로써 부정한 이익을 얻을 목적으로, 2004. 11. 30. 위 엘림넷 사무실에서 전항과 같이 회선이용계약사 44부와 엘림넷 제안서, 고객업종별리스트, 견적서, 엘림넷 보안상품가격표 등 영업자료가 저장되어 있는 자신의 개인용 컴퓨터에 부착된 하드디스크 1개를 분리하여 가지고 나온 뒤, 그 무렵 서울 금천구 가산동 345-9 에스케이 트윈테크 B동 615호 소재 하이온넷 사무실에 위 회선이용계약서 44부를 비치하고, 2004. 12. 15. 위 사무실에서 위 하드디스크엥 저장된 영업자료 일체를 하이온넷 소유의 노트북 컴퓨터에 복제하여 저장함으로써 엘림넷의 VPN 서비스 영업과 관련한 경영상의 유용한 영업비밀을 누설하였다.

증거의 요지

1. 피고인들의 각 일부 법정진술
1. 증인 한oo, 장o, 박oo의 각 법정진술
1. 피고인들에 대한 각 검찰피의자신문조서
1. 피고인 차oo, 이oo 및 한oo, 민oo, 이oo, 장oo, 박oo에 대한 각 검찰진술조서
1. 차oo의 진술서
1. 수사기록에 편철된 수사보고(50, 74, 130, 204, 224, 486, 517, 635, 1075, 1217, 1583쪽. 특허출원서, 근로계약서, 비밀준수서약, 하이온넷 홈페이지 등 첨부자료 포함), 공판기록에 편철된 이메일 출력물, 하이온넷 광고자료

피고인들의 주장에 대한 판단

피고인 한oo, 박oo은 피고인들이 사용, 누설한 ETUND 프로그램이 공개된 소프트웨어인 VTUND를 기초로 이른바 GPL 라이센스 규칙에 따라 만든 것이고, 그것도 프로그램의 대부분은 피고인 한oo이 엘림넷에 입사하기 전에 근무하던 인루츠에서 개발한 것을 수정한 것에 불과하므로, 엘림넷의 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 영업비밀은 그 내용이 경쟁재산적 가치가 있으면 충분하고, 특허와는 달리 신규성이나 진보성이라는 요건이 요구되지 않으며, 나아가 영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발을 하거나 시간을 절약하여 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 한다는 데에 있는바(대법원 1998. 2.13 선고 97다24528 판결 등 참조), 위에서 든 각 증거에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

1. ETUND는 피고인 한oo이 주측이 되어 박oo, 구oo, 유oo 등으로 구성된 엘림넷의 연구개발팀이 2003. 9.부터 2004. 3까지 공개 소프트웨어인 VTUND를 기반으로 개발한 VPN(공중망을 통하여 사용자 사이에 가상의 전용선을 구축한 것과 같은 효과를 발휘하는 기술) 서비스의 구동 프로그램으로서, 기존의 VTUND와 달리 통신속도가 서로 다른 4개의 공중망 라인을 묶는 다중회선 본딩 기술을 이용하여 순차적으로 패킷을 일정하게 송수신할 수 있도록 하면서 업로드와 다운로드 양방향 모두에서 전송속도를 비약적으로 향상시킨 최초의 기술로 평가되고, 피고인 한oo은 엘림넷에 근무하는 동안 지속적으로 ETUND의 개량 작업을 하여 왔다.
2. 피고인 한oo은 2004. 10. 하이온넷을 경영하는 피고인 박oo으로부터 VPN 사업에 참여할 것을 제의받고 이를 승낙한 뒤 피고인 차oo 등 엘림넷의 직원들을 대거 하이온넷으로 전직시켰으며, 피고인 박oo의 요청에 따라 2004. 11. ETUND의 기능을 일부 개선한 VTUN.HL 프로그램을 하이온넷에 넘겨주었다.

3. 이어서 피고인 한oo은 엘림넷에서 퇴사하면서 ETUND의 소스코드를 회사에 인계하지 않은 채 개인적으로 보관하고 있던 중 피고인 박oo의 프로그램 수정보완 요청에 따라 2004. 11. 하순 위 소스코드를 하이온넷 서버에 수차례 업로드하여 참고한 뒤 2004. 12. ETUND의 기능을 업그레이드(패킷 동시다발적 전송에 의한 정지현상 해소, 복구기능 개선 등)한 HAI를 개발하였고, 피고인 박oo은 하이온넷에서 2005. 1. HAI를 이용한 상용 서비스를 시작하였다.

4. 현재 VTUND를 기반으로 VPN 서비스를 하는 국내업체는 엘림넷과 하이온넷 뿐이고, 하이온넷에서 서비스하고 있는 HAI는 피고인 한oo이 제공한 엘림넷의 ETUND와 소스코드 라인의 상당부분이 동일한 것인데, 하이온넷은 홈페이지와 사업설명회등에서 “2004. 6. HAI를 자체개발하였고 타사의 제품과 달리 2-4개의 초고속 인터넷 라인의 속도를 합쳐 하나의 전용선으로 만들어주는 독자기술”이라는 취지로 허위의 홍보를 하기도 하였다.

5. 엘림넷을 비롯한 VPN 업계에서 ETUND와 같은 구동 소프트웨어는 그 소스코드를 대외비로 관리하는 핵심적인 프로그램이고(피고인 한oo의 법정진술), 피고인 한oo이 엘림넷에 입사하기 전 인루츠에서 개발하였다는 ETUND는 그 실체가 분명하지 않을 뿐 아니라 위 피고인의 주장에 의하더라도 상용화되지 아니한 프로그램으로서 여기에 다시 부분적으로 수정을 가한 것이 엘림넷의 ETUND라는 것이다.

이상의 사실관계를 종합할 때, 피고인 한oo, 박oo이 유출, 사용한 ETUND는 비록 공개된 소프트웨어인 VTUND를 기반으로 개발된 것이라 하더라도 엘림넷에 의하여 중요한 기능이 개량 내지 향상되었을 뿐 아니라, 비밀로 유지, 관리되고 있는 기술상의 정보로서 일반적으로 알려져 있지 아니한 것임이 분명하고, 영업비밀로 보호받을 독립된 경제적 가치 또한 충분히 인정된다 할 것이며(피고인 한oo 스스로도 검찰에서 ETUND 중 새로운 아이디어가 추가된 부분은 엘림넷의 소유라고 생각한다고 진술하였고, 피고인 박oo도 검찰에서 엘림넷의 기술을 이용한 것이 개발기간을 2개월 정도 단축한 효과는 있다고 진술하였음), 이른바 오픈소스 운동을 전개하고 있다는 자유소프트웨어재단의 GPL 라이센스 규칙이 이 사건에 있어서 어떠한 법적 구속력이 있다 할 수 없으므로, 결국 피고인들의 주장은 이유 없다.

법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조: [피고인들] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관현법률 제18조 제2항

[피고인 한oo, 박oo] 형법 제30조
[피고인 이oo] 형법 제329조
2. 경합범 가중: [피고인 한oo, 박oo, 이oo] 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조

3. 미결구금일수 산입: [피고인 한oo] 형법 제57조

4. 집행유예: [피고인 박oo, 차oo, 이oo] 형법 제62조 제1항

5. 사회봉사: [피고인 박oo, 차oo, 이oo] 형법 제62조의2 제1항, 보호관찰등에 관한법률 제59조

양형의 이유

피고인들은 VPN 서비스업체 중 최신기술을 보유한 엘림넷의 기술상, 경영상, 영업비밀을 대거 유출하여 후발업체인 하이온넷의 VPN 사업에 사용함으로서 엘림넷의 존립 자체에 위해가 될 만한 범행을 저질렀고, 자유소프트웨어재단이라는 단체로 하여금 법원의 재판에 압력을 행사하도록 하였다는 점에서 엄벌에 처하여야 마땅함. 특히 피고인 한oo은 엘림넷 직원들의 전직을 주도하면서 VPN 구동프로그램의 소스코드를 포함한 핵심적 영업비밀을 유출하였음에도 범의를 부인하는 등 죄질이 불량하여 실형을 선고하고 법정구속함. 피고인 박oo은 엘림넷의 인력을 영입하면서 부정한 방법으로 기술정보를 취득함으로써 시장 진출을 도모하였고, 피고인 차oo, 이oo은 고객정보와 계약서 등 경쟁업체에 유출될 경우 심각한 타격을 입힐 우려가 있는 경영상의 비밀자료를 통째로 유출하였다는 점에서 모두 죄질은 불량하나, 이로 인하여 실제 엘림넷의 거래처가 감소하는 등의 피해가 발생하였다는 자료가 없어 사회봉사명령을 부가한 집행유예 판결을 선고함.

판사 장oo

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No fixation requirement in Korean copyright laws

A big difference between the copyright law of Korea (and probably other continental law countries) and that of the US (and probably other common law countries) is the fixation requirement. Korean copyright law does not require fixation for copyright to arise, while the US law specifically requires fixation under Art. 102 of the Copyright Act.

Article 2(1) of Korean Copyright Act says:

“Works” shall mean a creative production belonging to the category of original literary, scientific or artistic works.

The definition of “works” does not mention fixation. This is probably where confusion starts when Korean copyright lawyers and US copyright lawyers meet and talk about copyright law.

Article 4 illustratively (not exhaustively) lists works of authorship.

(1) The following shall be the examples of works referred to in this Act:

1. Novels, poems, theses, lectures, recitations, plays and other literary works;

2. Musical works;

3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes, etc.;

4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works;

5. Architectural works including architectural models and plans;

6. Photographic works including photographs and other works produced by similar methods;

7. Cinematographic works;

8. Maps, charts, design drawings, sketches, models and other diagrammatic works;

9. Computer program works; (2) Matters necessary for the protection of computer program works under Subparagraph 9 of Paragraph (1) shall be provided for in a separate Act.

Article 102 of the US Copyright Act says:

Sec. 102. Subject matter of copyright: In general

(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

(1) literary works;
(2) musical works, including any accompanying words;
(3) dramatic works, including any accompanying music;
(4) pantomimes and choreographic works;
(5) pictorial, graphic, and sculptural works;
(6) motion pictures and other audiovisual works;
(7) sound recordings; and
(8) architectural works.

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

What can you think of right away when you see this difference? There are a number of literary, scientific, or artisitic activities that are done by authors but that are not fixed in a tangible medium of expression. Examples flourish.

Say, a novelist think of a story and narrate it to public before he writes it down on his note. Nobody was taping or jotting it down.

Say, a composor writes a music in his mind and plays it on piano to public before he writes it down on sheet. Nobody was taping it.

Korean lawyers will immediately say the novelist and composer will have copyright in the novel and music respectively. A US attorney will hardly understand why the novelist and composer have copyright.

This dichotomy in the fixation requirement continues to create confusion. I’m studying how the Berne Convention, Universal Copyright Convention, WIPO Copyright Treaty and WIPO Performance and Phonograms Treaty are dealing with this dichotomy.

(Let me briefly add that UK copyright statute gives an exhaustive (rather than illustrative) list of copyrightable subject matter. This also causes confusion. There are ample reasons why the harmonization of copyright is not easy.)

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저작물의 고착(fixation)

한국 저작권법과 미국 저작권법을 비교하면서 헷갈려 했던 근본적인 이유를 발견했다. 바로 저작물의 고착(fixation) 요구조건이다.

미국법은 저작물이 되려면 고착(fixation)이 되어야 한다. 하지만, 한국법에서는 저작물이 고착(fixation)되어야 할 필요가 없다.

가상의 상황을 보자. 셰익스피어가 “맥베드”를 머리 속에서 생각해 내고 사람들이 있는 앞에서 이야기해주었다. 자, 그럼 셰익스피어의 “맥베드”는 저작물이 되는 것인가?

저작물이 되기 위한 다른 요건은 다 만족했다고 가정하자.

미국법에 따르면 셰익스피어는 아직 “맥베드”란 문학저작물(literary work)를 발생시키지 않았다.

한국법에 따르면 셰익스피어는 “맥베드”란 문학저작물을 발생시켰다.

이 고착(fixation) 요구조건의 차이 때문에 저작물의 형식, 종류 등이 미국과 한국이 다르게 된다.

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방송작가의 TV 드라마에 대한 권리 (1)

흔히 발생하는 패턴의 사건이다. 방송작가가 대본을 써서 방송사에 주면 방송사는 드라마를 만든다. 드라마가 히트치면 이걸 복사해서 판매한다.

이 경우 방송작가가 1차 저작권을 가지는 건 당연하다. 따라서 그 1차 저작물에서 파생되는 2차 저작물에 대한 권리도 방송작가가 가진다.

피고의 주장이 흥미롭다.

피고들은 피고 방송사와의 계약에 의하여 소정의 대가를 받고 피고 방송사가 원작자에게 저작권사용료를 주고 방영 승인을 얻은 작품을 극본화하거나 피고 방송사가 요청하는 내용의 극본을 새로 써서 피고방송사에 제공한데 불과하므로

방송작가와 방송사의 관계를 직설적으로 묘사하는 문장이다. 방송사 입장에서는 방송작가는 노예와 다름없는 사람들이고, 그들에게 돈을 주고 쓰라고 시켰으니 애시당초 저작권이 방송사에 귀착되었다는 것이다. 그게 아니라 방송작가에게 저작권이 귀착되었다 하더라도 돈을 주고 쓰게 하는 계약관계상 저작권이 발생하자마자 양도되었다는 것이 피고측 주장이다.

방송작가와 방송사의 현실적인 관계를 고려하면 저런 주장도 할 법하다.

한 가지 지적할 것은 여기서 법원은 “work for hire”에 대한 판결은 하지 않고 있다. 방송작가와 방송사가 독립적인 계약관계(independent contractor)인지 아니면 고용주-피고용인(employer-employee)관계인지에 따라 “work for hire”가 적용이 될지 안 될지가 달라져야 할 것이다. 한국 저작권법에 “work for hire” 개념이 있는지도 잘 모르겠다.

[국가] – 한국
[판례번호/법원] – 대법원 제2부 1985. 5. 28. 결정, 84다카2514 손해배상 .

[원심법원] – 원판결 서울고등법원 1984. 11. 28. 선고, 83나4449 판결 .
[키워드] – 방송작가, 대본작가, 극본, 각본, 이용허락, 텔레비전 프로그램, 방송 프로그램.

[당사자]
원고, 상대방 정하연 外 15인
피고, 신청인
1.한국방송공사(韓國放送公社)
2.주식회사 한국방송사업단(韓國放送事業團) 피고 등 소송대리인 변호사 이범렬, 최광률, 황철수, 황명일
[참조조문 ]
舊 著作權法
第5條(同前)①他人의 著作物을 그 創作者의 同意를 얻어 飜譯.改作 또는 編輯한 者는 原著作者의 權利를 害하지 않는 範圍內에 있어서 이를 本法에 의한 著作者로 본다.
②本法에서 改作이라 함은 新著作物로 될 수 있는 程度로 原著作物에 修正. 增減을 加하거나 또는 다음의 방법에 依하여 變形 複製하는 것을 말한다.
1.原著作物을 映畵化(脚色하여 映畵化하는 경우를 包含한다)하거나 또는 映畵를 脚本化. 小說化하는 것.
2.美術的 著作物을 原著作物과다른 技術로써 轉化시키는 것.
3.音樂的 著作物을 原著作物과 다른 技術로써 轉化시켜 그 선율을 變化시키는 것.
4.原著作物을 音盤 또는 필름에 寫調 또는 錄音하는 것.
5.小說을 脚本化하거나 또는 脚本을 小說化하는 것.
6.小說, 脚本을 詩歌化하거나 또는 詩歌를 小說. 脚本化하는 것.
第19條(出版權)著作者는 그 著作物을 出版할 權利가 있다.
第26條(改作權)著作者는 그 著作物을 改作할 權利가 있다.

[판결요지]
원고들은 방송극작가로서 피고 방송사의 TV드라마 극본 제작 의뢰를 받고 극본 저작물을 피고 방송사에게 제공하였고, 피고 방송사는 위 극본을 토대로 TV드라마를 제작하여 방영을 하는 한편 그 산하단체인 피고 방송사업단으로 하여금 위 드라마를 VTR테이프에 복사하여 원고들의 동의를 받지 않고 또한 그 저작권의 사용료를 별도로 지급하지도 않고 판매하였다.

이에 대해 원고들은 피고들의 저작권 침해에 대한 손해배상과 일간지에의 사과광고 게재를 청구하였는 바, 피고들은 피고 방송사와의 계약에 의하여 소정의 대가를 받고 피고 방송사가 원작자에게 저작권사용료를 주고 방영 승인을 얻은 작품을 극본화하거나 피고 방송사가 요청하는 내용의 극본을 새로 써서 피고방송사에 제공한데 불과하므로 위 극본을 피고 방송사에게 교부함으로써 원고들은 이에 관한 일체의 권리를 상실하는 것이며, 피고 방송사가 그 극본을 편집, 각색, 연출하여 TV드라마의 녹화작품을 완성한 이상 동 작품의 저작권은 피고 방송사에 있다고 주장하였다.

제1심은 TV드라마가 원저작물인 극본을 변형, 복제하는 방법으로 개작한 제2차적 저작물로서 원고들은 위 TV드라마에 대해 제1차적인 저작권을 보유한다 할 것이고, 피고 방송사의 위 TV드라마에 대한 권리는 원고들의 저작권을 침해하지 않는 범위 내에서만 인정되는 것이므로 위 TV드라마를 TV방영이 아닌 VTR테이프에 복사하여 판매하는 행위는 원고들의 극본사용승락의 범위를 넘는 2차적저작물 이용으로서 원고들의 위 TV드라마에 대한 저작권을 침해하는 것이라고 하여 원고의 손해배상청구를 인정하면서, 그 금액은 녹화 테이프 판매가격의 10%로 하였고, 사과광고게재 청구 부분은 인정하지 않았다. 양 당사자가 이에 모두 불복하였으나, 항소심에서도 결론을 같이 하였다.

[판결문/결정문]

$ 주문
상고허가신청을 모두 기각한다.
1985년 5월 28일

재판장 대법원판사 정택균
대법원판사 이정우
대법원판사 신정철
대법원판사 김형기

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제호의 저작물성 – 또복이 사건 (2)

앞서 또복이 사건(1)이 대법원에 올라가서 기각된 케이스이다.

[국가] – 한국
[판례번호/법원] – 대법원 제3부 1977. 7. 12. 판결, 77다90 저작권침해배제 청구사건 .

[원심법원] – 원판결 서울고등법원 제2민사부 1976. 12.10. 선고, 76나2052 판결.
[출전] – 대법원판결집, 제25권 2집(1977).
[키워드] – 제호, 저작물성.

[당사자]
원고, 상고인 정운경
피고 피상고인 삼립식품공업주식회사

[참조조문]
舊 著作權法
第2條(著作物) 本法에서 著作物이라 함은 表現의 方法 또는 形式의 如何를 莫論하고 文書, 演述, 繪畵, 彫刻, 工藝, 建築, 地圖, 圖形, 模型, 寫眞, 樂曲, 樂譜,演奏, 歌唱, 舞譜, 脚本, 演出, 音盤, 錄音, 필림, 映畵와 其他 學問 또는 藝術의 範圍에 屬하는 一切의 物件을 말한다.

[판결요지]
원고는 만화가로서 이 사건 만화 제명인 ‘또복이’를 창안하여 이를 15년간 계속 사용해 왔고, 피고는 식품회사로서 피고가 제조 판매하는 상품인 빵에 ‘또복이’라는 표시를 사용하였는 바, 원고는 자신의 만화 제명에 대한 저작권 침해의 배제를 청구하였다.
제1심은 위 만화 제명은 사상 또는 감정의 표현이라고 볼 수 없으므로 저작물로 보호받을 수없다고 하였고, 뒤이은 항소심과 상고심에서도 제1심 판결을 유지하였다.

[판결문/결정문]

$ 주문
상고를 기각한다.
상고소송비용은 원고의 부담으로 한다.

$ 이유
원고 소송대리인의 상고이유를 판단한다.
원판결의 설시이유에 의하면, 원심은 원고의 만화제명 “또복이”는 사상 또는 감정의 표명이라고 보기 어려워 저작물로서의 보호는 인정하기 어렵다는 취지로 판단하고 있는 바, 기록을 정사하여 보아도 원심의 위 판단은 정당하고, 거기에는 소론 저작물에 관한 법리 오해나 저작권법의 해석을 잘못한 위법이 없고, 원판결에는 소론 심리미진의 위법이나 이유를 제대로 갖추지 못한 위법도 없다. 논지는 모두 이유 없다.
그럼으로 상고를 기각하고, 상고소송 비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법원판사 김영세
대법원판사 안병수
대법원판사 한환진
대법원판사 유태홍

$상고이유
원판결은 저작권법의 해석을 잘못하고 특히 저작권법 제2조 소정 저작물에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 못하고 이유를 제대로 갖추지 못함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있습니다.

1.원판결은 본건 원고의 만화제명(漫畵題名) “또복이”가 “사상 또는 감정의 표명이라고 보기 어려워 저작물성이 없다”는 이유로 원고의 본소청구를 기각하고 있습니다. 그러나 “또복이”라는 제호가 그것이 제호라는 이유만으로 사상감정의 표명이라고 볼 수 없다는 것은 그릇된 판단인 것입니다. 왜냐하면 위 “또복이”라는 이름은 그 만화의 내용과 혼연일체를 이루어 서로 불가분리의 관계에 있어 그 만화의 얼굴 노릇을 하는 것이오, 만일 원고의 만화에서 “또복이”라는 이름을 빼버린다면 그 만화가 독자에게 주는 감흥(感興)는 반감(半感)하게 되는 것입니다. 예를 들러 원고의 만화제명을 “청개구리”라고 하였을 경우에 그 만화가 독자에게 주는 감흥이 어떠하겠는가를 생각하여 본다면 그때는 “또복이”라는 이름으로 되어 있을 경우에 비하여 그 감흥이 훨씬 떨어질 것 임이 명백합니다. 이것은 “또복이”라는 이름이 갖는 독특한 언어적 감각이 만화 내용과 함께 어울려서 독자의 미적 감동(美的感動)을 일으키기 때문인 것입니다.

2.물론 그 제목이 가령 위에 예를 든 바와 같은 “청개구리”라고 하는 것과 같이 이름 자체에 독창성이 없고 보통 사람이 다 아는 평범한 언어를 쓴 것이라면 그것을 들어 작자의 정신적 노작의 소산인 저작물이라고 할 수는 없을 것입니다. 그러나 그 제목 자체가 전혀 작자가 독창적으로 지어낸 이름이고 그것이 듣는 사람으로 하여금 미적 감동을 일으킬 수 있는 것이라면, 국민들의 창의(創意)를 촉진하여 문화발전의 원동력이 되게 하려는 저작권법의 입법목적에 비추어 이것이야말로 저작권으로서 보호할 저작물이 된다고 하지 아니하면 아니될 것입니다. 따라서 어떤 작품의 제호(題號)가 저작물의내용이 되느냐 아니냐를 구분하는 표준은 그것이 단순한 제호라는 이유만으로 저작물이 될 수는 없는 것이 아니라 그 제호가 독창성이 있느냐 아니냐 하는 데 두어야 할 것입니다. 가령 예를 들어 설명한다면 영국의 토마스 모아가 쓴 “유토피아”라는 저서는 그 내용 뿐만 아니라 유토피아(UTOPIA)라는 이름 자체도 작가가 독창적으로 지어낸 이름인 바 만일 토마스 모아가 현대에 와서 유토피아라는 이름은 저작물이 될 수 없어서 다른 사람이 멋대로 사용하더라고 하등 저작권을 침해하는 것이 아니라 할 수는 없는 것입니다.

3.따라서 원판결이 “또복이”라는 만화제호가 저작물이 될 수 없다고 판시하려면 그것이 만화의 제호에 불과하다는 이유만으로는 그런 판단을 할 수가 없는 것이고 그것이 원고가 독창적으로 지어낸 것인가, 보통 사람에게 널리 알려진 평범한 언어인가를 심리판단한 후에야 비로소 이를 판별할 수 있다 할 것임에도 불구하고 이에 이르지 아니하고 만연히 그것이 만화의 제명이라는 이유만으로 저작물이 될 수 없다고 단정한 원판결은 첫머리에 적은 위법이 있어 도저히 파기를 면할 수 없다 할 것입니다.

원고 소송대리인 변호사 박두환

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제호의 저작물성 – 또복이 사건 (1)

상표와 저작권이 교차되는 사건이다. 만화가 정운경이 “또복이”를 상표로 등록하였다면, “또복이”를 만화와 출판 등에 쓰이는 상표로 등록했을 것이다. 하지만 만화 제목을 상표로 등록하는 사람이 어디 있는가? 미국처럼 모든 게 상업화되어 있는 나라에서는 출판사가 만화 하나를 밀어주기로 하면 그 초기 단계에서 모든 법적인 안전망을 치고 시작하지만 이 사건이 발생한 1967년의 한국에서 그런 것까지 챙기는 만화가가 어디 있었겠나?

어쨌든, 만화가 정운경이 “또복이”를 상표로 등록하였다 하더라도 “또복이”를 빵 이름으로 쓰는 것을 막을 수는 없었을 것이다. 왜냐하면 상표를 등록할 때는 그 상표와 더불어 이용할 제품의 종류도 명시해야 하기 때문이다.

이 판결이 상표 케이스가 안 된 것은 상표 등록을 안 했기 때문일 것이고, 설사 상표 등록을 했다 하더라도 이기기 어려운 것이다.

그래서 저작권 소송을 한 것인데, 상표로 쓰이는 짧은 단어들이 저작권을 보호받기는 쉽지 않다. 이와 유사한 미국의 케이스는 “Let’s get ready to rumble!”이라는 멘트로 유명한 미국의 링 아나운서 이야기인데, 그건 나중에 다시 소개할 것이다.

[국가] – 한국
[판례번호/법원] – 서울고등법원 제2민사부 1976. 12.10. 판결, 76나2052 저작권 침해배제 .

[원심법원] – 원판결 서울지방법원 영등포지원 1976. 6. 9. 선고, 76가합25 판결 .
[키워드] – 제호, 저작물성.
[당사자]
원고, 항소인 정운경(鄭雲耕)
서울 도봉구 수유동 535의 119
소송대리인 변호사 박두환
피고, 피항소인 삼립식품공업(三立食品工業)주식회사
서울 영등포구 가리봉동 산 67의 2
대표이사 허창성
소송대리인 변호사 현순철
변론종결 1967. 11. 26.
피고 피상고인 삼립식품공업주식회사

[판결문/결정문]
$ 주문
원고의 항소를 기각한다.
항소비용은 원고의 부담으로 한다.

항소 및 청구취지

원판결을 취소한다. 피고는 피고가 제조판매하는 상품 빵에 “또복이”라는 표시를 사용하거나 이를 사용하여 위 상품을 판매하여서는 아니된다. 피고는 원고에게 금 5,000,000원을 지급하고 서울에서 발간되는 일간지, 동아일보, 중앙일보, 조선일보, 서울신문에 별지기재와 같은 사직광고를 별지 기재요령에 의하여 1회 게재하여야 한다. 소송비용은 피고의 부담으로 한다라는 판결 및 가집행 선고.

$이유
이 사건에 관한 당원의 판결이유는, 원고가 창작한 만화의 제명(題名)을 피고가 유용하였다 할지라도 원래 작품의 제호는 사상 또는 감정의 표명리라고 보기 어려워 저작물성이 없는 것이므로 원고의 청구는 받아드릴수 없다는 취지의 원판결 이유와 같으므로 민사소송법 제390조에 의하여 원판결 이유를 그대로 인용한다. 그렇다면 원판결은 당원과 견해를 같이하여 정당하고, 원고의 항소는 이유 없으니 기각하고, 항소비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

1976년 12월 10일

재판장 판사 박영서
판사 천경종
판사 정상학

$사과문
1975.9.부터 동년 12월 15.까지 당사가 서울 및 부산공장에 제품판매한 막대한 량의 “삼립” “또복이”빵은 만화가 정운경씨의 만화 제목 “또복이”를 허락없이 빵 이름으로 무단 사용한 것입니다. “또복이”는 정운경씨가 15년전 동물만화 제목으로 창안한 것을 그 낱말이 주는 영롱하고 즐거우며 독특한 인상은 아동용 상품에 더 없이 적합한 것이며, 15년간 땀 흘려 이루어 놓은 만화 “또복이”의 인기를 기업이윤에 부당히 이용 큰 이익을 본 것입니다. 이는 기업논리를 벗어난 파렴치한 상행위로써 정신적 물질적으로 손해를 끼친 바 큰 것으로 깊이 그 잘못을 뉘우치고 만화가 정운경씨에게 사과와 함께 해명을 드립니다.
1976. . .
삼립식품 공업주식회사
대표 허창서

광고게재요령
1.게재면은 신문 제1면으로 할 것.
2.광고면의 크기는 5단 전면(全面)으로 할 것.
3.광고문은 종서(縱書)로 하고 광고문의 활자는 사과문의 제목은 영(零)호 고딕체 한자(漢字)로, 사과문 본문은 1호 명조체(明照體)국한문 혼용으로, 광고주 삼립식품 공업주식회사 대표이사 허창성은 초호(初號) 고딕체 한자로 할 것.

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한자옥편의 저작물성

한국의 Feist Publication 케이스라 할 수 있다. 이에 대한 자세한 해설은 다음에 …

한자옥편의 저작물성

[국가] – 한국
[판례번호/법원] – 서울고등법원 제3민사부 1962.5.18.판결, 61나1243 간행물 출판금지.

[원심법원] – 원판결 서울지방법원 61가3391 판결.
[출전] – 고등법원판례집, 민사형사특별편(1961-1963).
[키워드] – 한자, 옥편, 사전, 저작물성, 편집저작물.
[당사자]
원고, 공소인 김혁제
피고, 피공소인 정달용

[참조조문]
舊 著作權法
第2 條(著作物) 本法에서 著作物이라 함은 表現의 方法 또는 形式의 如何를 莫論하고 文書, 演述, 繪畵, 彫刻, 工藝, 建築, 地圖, 圖形, 模型, 寫眞, 樂曲, 樂譜,演奏, 歌唱, 舞譜, 脚本, 演出, 音盤, 錄音, 필림, 映畵와 其他 學問 또는 藝術의 範圍에 屬하는 一切의 物件을 말한다.

[판결요지]
원고와 피고는 모두 한자옥편을 간행하고 있는 자로서 원고가 피고보다 먼저 옥편을 간행하였는 바, 피고 옥편의 글자의 배열과 해설 등 그 내용이 원고의 옥편과 거의 유사한 데 대해 원고는 저작권 침해로 인한 간행물 출판금지를 청구하였다.
법원은 제1심에서 원고의 청구를 기각하였고, 제2심에서도 이유설시는 원심과 견해를 달리 하였지만 한자옥편에 있어서 그 해설은 그 옥편의 편찬자에 따라 풀이의 폭(幅)이나 역사성, 시대성 등에 있어 각각 특색을 지닐 수 있는 것이라고 볼 수 있는 점을 고려한다면 저작권법 제2조에 규정된 저작물에 해당하는 것이라고 할 것이나, 한자옥편과 같이 저작물의 성질상 거의 비슷한 저서들을 모태로 할 수 밖에 없는 경우에는 사회관념이나 생활감정상 모방이라고 인정할 수 없는 정도의 간행은 저작권 침해라고 할 수 없다고 하여 원심을 유지하였다.

[판결문/결정문]
$ 주문
원고의 이 공소를 기각한다 .
공소비용은 원고의 부담으로 한다.
사실
원고 소송대리인은 원판결을 취소한다. 피고는 별지목록에 쓰여져 있는 가, 나, 다 표시의 간행물(刊行物)인 국한최신홍자옥편(國漢最新弘字玉篇)의 출판 및 발매를 금지한다. 소송비용은 피고의 부담으로 한다는 판결을, 피고 소송대리인은 주문과 같은 판결을 각각 바라다.
사 실과 증거에 관한 당심에서의 당사자 쌍방의 주장은 전부 원판결 사실란에 쓰여져 있는 것과 같음으로 여기에 그것을 전부 인용해 쓰고 그 밖에 원고 대리인은 한자(漢字)옥편이 비록 한자(漢字)를 창조할 수는 없다고 할지라도 그 해설은 그 방법이나 내용에 있어 각각 특색이 있는 것이므로 이것은 저작권법에 규정한 저작물에 해당하는 것이라고 말하겠다.

$ 이유
당사자들의 주장을 볼 것 같으면 원고는 “국한명문신옥편”(國漢明文新玉篇)을 간행하고 있고, 피고는 원고 주장과 같은 “국한최신홍자옥편”(國漢最新弘字玉篇)을 간행하고 있으며, 원.피고가 각각 위의 간행물 출판등록을 하고 있는 사실 등은 원.피고 사이에 서로 다툼이 없고, 당사자 변론의 전취지를 보면 위의 옥편 간행은 원고가 피고보다는 먼저부터서 그것을 간행하고 있는 것이 인정된다.

그런데 원고는 한자(漢字)옥편이라고 하는 것이 그 성질상 한자(漢字) 그것을 새로 창조할 수는 없는 것이지만 그것을 해설하는 것은 각 편찬자에 따라 그 내용과 방법이 서로 달라 각각 그 특색을 가지고 있는 것인데, 피고가 간행한 위의 옥편의 내용을 보면 피고는 원고의 위의 옥편 내용을 그대로 모필로 등사해서 사진판을 만들어 가지고 출판한 것이며, 난위에(欄頭),초자(草子)나 전자(篆子) 및 부록음고(附錄音考)까지도 사진으로 전재(轉載)한 것으로서 글자의 배열과 해설 등 그 내용의 9할 3분까지가 원고의 위의 옥편에 대한 저작권을 침해하는 행위가 되는 것이기 때문에 그 간행의 금지를 구한다고 주장하므로

이 점을 문화적 창작품이 아닌 까닭으로 그 자체를 새로 창작할 수가 없는 제약이 있기는 하나 그것은 이미 먼 옛날로부터 우리 겨레의 문화에 완전히 동화(同化)가 되어 그 쓰이는 바 뜻이 한자(漢字) 그것이 고유(固有)한 것과는 반드시 같지를 않고 우리 것으로서 특징을 지니게 되었으며 또한 그것은 시대의 발전에 따라 그 내용도 점차 발전되어 가고 있기 때문에 한 자옥편에 있어서 그 해설을 그 옥편의 편찬자에 따라, 풀이의 폭(幅)이나 또는 그 역사성, 시대성 등에 있어 각각 특색을 지닐 수 있는 것이라고 볼 수 있는 점을 고려한다면 이러한 옥편의 편찬은 민족문화 발전에 보탬을 주는 하나의 창작물이라고 하기에 어렵지 않겠고, 따라서 이것은 이러한 것을 보호하고자 하는 목적으로 만들어진 저작권법 제2조에 규정된 저작물에 해당하는 것이라고 할 것이니, 이 점에 대하여서는 당원도 원고의 말하는 바와 견해를 같이하는 바다.

그러므로 원고는 위의 옥편에 대한 저작권이 있고 또 그 등록을 마친 것이 위에서 본 바와 같으므로 이 저작권은 다른 사람에게 대항할 수 있는 것이라고는 하겠다.

그러나 원고는 피고가 그의 옥편을 간행함에 있어 원고의 그것을 그대로 모필로 등사를 해서 복제(複製)를 하였다고 하는 점을 보면, 이 소송에 나타난 모든 자료를 보아도 그와 같은 복제 사실을 인정할 만한 자료가 보이지를 않고

감정인 최근학(催根學)의 감정 내용에 의하면 원.피고간의 두 옥편의 내용은 그 한자수만 해서 1할 2분이 틀리고 당사자 변론의 전취지에 의하면 그 해설에 있어서도 상당한 곳이 서로 다르게 되어 있는 것으로 인정되는데,

그 진술내용에 비추어 그 방면에 전문적인 소양이 있는 것으로 인정되는 증인 이숭녕(李崇寧)은 우리 나라의 국 한문 옥편은 이지음에서 약 200여년의 옛적에 저자 미상의 “전운옥편”(全韻玉篇)을 비롯하여 융희(隆熙) 3년 5월에 간행된 지석영(池錫永)선생의 “국한문 자전석요”(國漢文字典釋要)와 1915.11.1에 최남선(催南善)선생의 “신자전(新字典) 등의 간행에 전후하여 지금에 이르기까지 퍽 많은 그런 류의 옥편이 나왔으나 이것들의 내용은 대개 대동소이(大同小異)할 뿐더러 그 모태(母胎)는 위의 지석영, 최남선 두 선생의 간행물과 중국(中國)의 “강희자전(康熙字典)에 두었다고 하는 사실과 또 옥편은 그 성질이 그렇게 할 수 밖에 별다른 방법이 없는 것이라고 하는 요지의 말을 하고 있고 그밖에 증인들도 별달리 위의 증언이 사리에 어긋나는 것임을 말하지 않고 있음에 비추어 위에 인정된 바 두 옥편의 내용이 다르다고 하는 그 나머지 부분이 설혹 원고의 말과 같이 똑같다손 치더라도 그와 같은 정도는 우리들의 사회관념이나 생활감정상 피고의 그것이 원고의 그것을 그대로 모방한 것이라고는 인정할 수가 없을 것 같다.

그런즉은 피고의 위의 옥편 간행행위가 원고의 그 저작권을 침해한 것이라고 할 수가 없을 것이니 그것을 전제로 한 원고의 이 청구도 다른 점에 대한 판단을 더할 것도 없이 용납될 수가 없다. 그런데 원판결은 그 이유설시에 있어서는 위와 견해를 달리 하였으나 그 결론에 있어서는 위의 것과 같은 바 있으므로 결국 원고의 이 공소는 이유가 없게 되었다. 그러므로 당원은 민사소송법 제384조 제2항과 제95조, 제89조를 적용하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김정규
판사 김유현
판사 이돈명

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viagra.co.kr의 도메인 이름 상표 분쟁

Viagra.co.kr의 도메인이름에 대한 상표 분쟁 케이스이다.

대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 【상표권등침해금지청구의소】
[공2004.6.15.(204),971]

[1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (다)목에서 정한 상품표지의 주지성 여부의 판단 시점(=사실심 변론종결시)

[2] 특정 도메인의 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착하여 사용하는 경우, 그 도메인의 이름 자체가 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 있는지 여부(소극)

[3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어와 ‘식별력의 손상’이라는 용어의 의미 및 저명한 상품표지가 타인에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 ‘식별력의 손상’이 생기는지 여부(적극)

[4] 저명 상표인 ‘viagra’와 유사한 ‘viagra.co.kr’이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례

[5] 도메인의 이름 일부로 사용된 ‘viagra’ 상표의 보유자는 자신의 명의로 ‘.kr’ 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례

[1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 같은 법 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지이다.

[2] 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다.

[3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 신설된 규정으로서, “(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’을, ‘식별력의 손상’은 ‘특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것’을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

[4] 저명 상표인 ‘viagra’와 유사한 ‘viagra.co.kr’이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례.

[5] 도메인의 이름 일부로 사용된 ‘viagra’ 상표의 보유자는 자신의 명의로 ‘.kr’ 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례.




부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고만 한다) 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 참조) 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지라고 할 것이므로, 이와 같은 취지의 원심의 인정·판단은 정당하고, 이를 다투는 상고이유 제4점은 그 이유가 없다.

2. 상고이유 제1점에 대하여

그러나 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 이른바 ‘상품주체혼동행위’에 해당하기 위해서는 피고들이 이 사건 상표들을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는바, 이에 관한 원심의 판단은 기록에 나타난 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

첫째, 피고들이 개설한 웹사이트에서 ‘비아그라 관련 정보’라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사와 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표내용을 인용하면서 “제작사인 화이저(PFIZER)사에 따르면 비아그라(viagra)는 …”이라는 표현을 사용한 것은, 이 사건 상표들을 원고들이 생산·공급하는 제품을 가리키는 것으로 사용한 것일 뿐, 피고들이 인터넷으로 판매하는 제품의 출처표시로서 사용한 것이 아니고,

둘째 피고들이 생칡즙, 칡수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 ”

“와 같은 형태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 제품인 생칡즙, 칡수에는 ‘산에 산에’라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 “‘산에 산에’는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 韓一綜合食品(주)의 고유브랜드입니다.”라는 기재가 명확하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야만 구입가능한 제품인 데다가, 이러한 치료제를 생산·판매하는 외국의 제약업체가 생칡즙이나 칡수를 생산·판매하리라고는 예상하기 어려운 점 등을 종합하면, “Viagra”가 위와 같은 형태로 사용된 피고들의 웹페이지를 접하는 사람들이 위 표장을 그 웹페이지에서 광고, 판매하고 있는 제품의 출처표시로 인식한다고 할 수는 없으며,

셋째 피고들이 ‘viagra.co.kr’ 이라는 도메인 이름 아래 생칡즙, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 하기는 하였지만, 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데,

피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

그럼에도 불구하고, 피고들이 이 사건 상표들을 자신들이 판매하는 상품의 출처표시로서 사용하였다는 이유로 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 원심에는 위 법조항에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 제1점은 일응 그 이유가 있다.

3. 상고이유 제2점에 대하여

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, “(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’을, ‘식별력의 손상’은 ‘특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것’을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

피고들이 이 사건 상표들을 상품표지로 사용하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원심이 피고들이 이 사건 상표들을 자신들의 상품표지로 사용함으로써 이 사건 상표들의 식별력을 손상하였다고 판단한 것은 잘못이나, 기록에 의하면, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 생칡즙, 재첩국, 건강보조식품 등을 인터넷상으로 판매하는 행위를 한 것은, 원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당하고, 이처럼 피고들이 위 상표들을 영업표지로 사용함에 의하여 위 상표들의 상품표지로서의 출처표시기능을 손상하였다고 할 것이며, 원심 또한 피고들이 이 사건 도메인 이름을 사용하여 생칡즙 판매 등의 영업을 한 것을 식별력 손상행위 중의 하나로 들고 있으므로, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 본 원심은 그 결론에 있어서 정당하고, 거기에 상고이유 제2점에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

4. 상고이유 제3점에 대하여

위 법률 제2조 제1호 (다)목이 “(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에…”라고 규정하고 있기는 하지만, 위 (다)목의 입법 과정에 비추어 볼 때 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 혼동행위와 (다)목의 식별력 손상행위는 상반된 관계에 있는 것이 아니라, 별개의 근거로 위 법률에 규정된 것이므로, 위 규정은 “(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도”라는 취지로 해석함이 상당하고, 그에 따라 특정한 표지의 사용이 위 법률 제2조 제1호 (다)목같은 호 (가)목, (나)목에 모두 해당할 수도 있으므로, 원심이 피고들의 행위가 위 (가)목(다)목에 모두 해당하는 것으로 판단한 것에 상고이유 제3점에서 주장하는 바와 같은 이유모순의 위법이 있다고 할 수 없다.

5. 상고이유 제5점에 대하여

기록에 의하더라도, 원고 한국화이자제약 주식회사가 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사라고 인정할 자료가 없고(원심이 ‘자회사’라는 용어를 어떤 법률적 의미로 사용하였는지도 불분명하다.), 원고 화이자 프로덕츠 인크가 국내에 주소를 두지 않고 있기 때문에 ‘.kr’ 도메인 이름을 자신 명의로 등록할 수 없기는 하지만, 원고 화이자 프로덕츠 인크는 부정경쟁방지법 제4조 제2항에 따라 “부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 기타 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치”로서 도메인 이름의 등록말소를 구하는 것이고, 피고들이 도메인 이름을 사용한 것이 식별력 손상의 부정경쟁행위에 해당하는 이상, 그 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위한 유효·적절한 수단은 그 도메인 이름의 등록말소이므로(원심 변론종결 후인 2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정 공포된 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은 제4조 제2항의 “제거 기타”를 “제거, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록말소 그 밖에”로 개정함으로써 이러한 취지를 분명하게 하고 있다.), 이 사건 도메인 이름의 일부로 사용된 ‘viagra’ 상표의 보유자인 원고 화이자 프로덕츠 인크는 자신 명의로 ‘.kr’ 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 이 사건 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다.

따라서 원고 한국화이자제약 주식회사가 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사라는 전제에서 원고 화이자 프로덕츠 인크가 이 사건 도메인 이름의 말소청구를 할 수 있다고 판단한 원심은 그 이유에서 부적절한 점이 있기는 하지만, 그 결론에 있어서는 정당하고, 이를 탓하는 상고이유 제5점도 이유가 없다.

6. 상고이유 제7점에 대하여

기록에 의하면, 원심이 2000. 11. 7., 2001. 3. 13. 두 번에 걸쳐 변론을 종결하고 선고기일을 추후로 지정하였다가, 현행 부정경쟁방지법 시행일 이후에 2001. 8. 21.자 원고들의 변론재개신청을 받아들여 2001. 10. 11. 변론을 재개하여 다시 심리를 한 다음, 2001. 11. 13. 변론을 종결하고, 이 사건에 현행 부정경쟁방지법에 신설된 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 규정을 적용하여 앞서 본 바와 같이 판결을 한 사실이 인정되는바, 법원은 변론을 종결한 후라도 심리에 미진함이 발견되거나 기타 필요하다고 인정할 때에는 종결된 변론을 재개할 수 있는 것이므로(민사소송법 제142조), 이와 같이 기일을 진행한 원심판결에 소송지휘권을 남용한 위법이 있다고 보기는 어려우며, 상고이유에서 들고 있는 대법원판결은 사안이 달라 이 사건에서 원용하기에 적절하지 아니하므로, 상고이유 제7점도 그 이유가 없다.

7. 결 론

그렇다면 원심이 피고들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 것은 잘못이나, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당함을 원인으로 하는 금지 및 예방청구와 같은 조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당함을 원인으로 하는 금지 및 예방청구는 선택적인 관계에 있고, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 원심의 판단은 정당하므로, 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 아무런 영향이 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하되 원고들의 당심에서의 소의 일부취하에 따라 원심판결 주문 제2항이 이 사건 주문 제3항과 같이 변경되었음을 표시하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 배기원(재판장) 유지담 이강국 김용담(주심)

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SecondLife와 상표 저작권


SecondLife (http://secondlife.com/)은 가상현실 체험 프로그램이다. 이게 미국에서 힛트치고 있다 한다. 그래서인지 뉴욕타임즈에서도 기사화했다. (A Virtual World But Real Money ) 가상현실 내에서 광고를 하는 회사들이 초점이다. 소니, 선 마이크로시스템스, 니산, 아디다스, 도요타 등의 회사들이 가상현실 내에서 광고판을 세우고 홍보를 하고 있다. SecondLife에서 진짜 돈을 버는 사람이 수천명! 에서도 SecondLife를 소개하고 있다. 뉴욕타임즈 기사를 잠시 인용하면;

But now, the budding fake world is not only attracting a lot more people, it is taking on a real world twist: big business interests are intruding on digital utopia. The Second Life online service is fast becoming a three-dimensional test bed for corporate marketers, including Sony BMG Music Entertainment, Sun Microsystems, Nissan, Adidas/Reebok, Toyota and Starwood Hotels.


이렇게 홍보 컨텐츠를 가상세계에 심는 데 지불해야 하는 비용은 얼마 안 된다. 초기 비용 $1,250에 매달 $195.  이 정도면 회사 입장에서는 껌값이다.

Beginning a promotional venture in a virtual world is still a relatively inexpensive proposition compared with the millions spent on other media. In Second Life, a company like Nissan or its advertising agency could buy an “island” for a one-time fee of $1,250 and a monthly rate of $195 a month. For its new campaign built around its Sentra car, the company then needed to hire some computer programmers to create a gigantic driving course and design digital cars that people “in world” could actually drive, as well as some billboards and other promotional spots throughout the virtual world that would encourage people to visit Nissan Island.

이즈음에서 몇 가지 짚어야 할 것들이 있다.

(1) 왜 한국에선 이런 서비스가 안 생겼나?

이런 가상현실 서비스는 기술적인 면에서는 리니지와 그 아류들을 통칭하는 “온라인게임”과 하나도 다를 게 없다. 즉, 온라인게임을 만들 기술력이면 SecondLife 같은 건 붕어빵 찍듯이 찍어낼 수 있다. 그리고 한국에선 이미 수많은 붕어빵스러운 온라인게임들이 서비스되고 있다.

온라인 게임을 해본 사람들은 대충 동의하겠지만, 한국의 온라인게임은 리니지의 성공 이후 리니지의 아류만 죽어라 찍어내왔다. 달라진 것은 배경이 되는 무대와 역사적 시간대 그리고 그에 따른 캐릭터들의 조합 정도였다. 그것만 제외하면 모든 온라인게임은 똑같다고 말해도 된다. 이런 현상은 어찌 보면 경제학에서 말하는 path dependence인 거 같기도 하고, 아니면 한국 기업들의 창의력 부족 때문인 것 같기도 하다. 이상하리만큼 한국의 온라인게임 회사들은 옆은 보지 않고 앞만 보면서 리니지 아류를 그래픽만 향상시키면서 만들어 왔다. 그리고 그런 대부분의 온라인게임들은 오픈베타를 통해 무료로 제공되다가 영원한 오베게임으로 남는다. 소수의 온라인게임들이 유료화에 성공해서 매달 사용료를 받으면서 서비스를 계속 제공한다.

여기저기서 지적한 대로 한국의 온라인게임은 사용자를 중독시키는 데에 역량을 집중하는 반면, 미국이나 유럽 쪽의 게임들은 극도로 다양한 체험(experience)을 하는 것에 역량을 집중하기 때문인 듯 하기도 하다. SecondLife의 컨셉은 가상현실의 “체험”이다. 리니지의 컨셉은 게임에의 중독이다. 그래서 결국은 리니지와 SecondLife라는 결과의 차이로 나타났다.

(2) 광고모델을 무시하지 마라

미국 인터넷 비즈니스들은 인터넷 초기부터 지금까지 광고 수익모델을 무시하지 않는다. SecondLife는 무료회원과 유료회원의 두 가지로 가입할 수 있다. 무료회원에 대한 수익모델은 광고다. 그리고 광고 수익모델은 앞으로 점점 더 강화될 것으로 보인다.

리니지 아류 온라인게임의 수익모델은? 영원한 오베 게임의 경우 수익모델은 프리미엄 아이템 판매이다. 프리미엄 아이템은 결국 회비라고 할 수 있으므로, 오베게임이든 유료회원게임이든 결국 수익모델은 회비이다. 그 외에 다른 수익모델은 PC방에서 삥뜯기 정도인가?

(3) 상표 침해 문제

가상 세계에서 상표 침해가 있을 수 있을까? 이 질문은 SecondLife 내에서 사람들이 제품을 만들어서 팔 수 있기 때문에 생긴다. 가상 세계에서 짝퉁 물건을 만들어서 파는 것이 기술적으로 가능하다는 얘기이다. 현실세계에서 짝퉁을 만들어 파는 것만큼이나 가상세계에서 짝퉁을 만들어파는 것이 가능하다면, 현실세계에서 상표권 침해 소송을 할 수 있다면 가상세계에서도 상표 침해 소송을 할 수 있어야 하지 않을까? 만약 그렇다면 상표 침해소송의 관할 법원은 현실세계의 법원일까? 아니면 가상세계의 법원일까? 가상세계의 법원은 SecondLife의 비즈니스 모델일 뿐이고, 유저들의 실제 관심은 가상세계의 상표 침해를 현실세계의 법원에서 다툴 수 있을 것인가이다.

이 질문에 대해서는 Trademark Blog의 Real Trademark Issues in Virtual World 에 대략 설명되어 있다.

(4) 저작권 침해 문제

많은 기업들은 가능하면 많은 종류의 법적 도구를 이용해 자신들의 지적재산권을 보호하려 한다. 상표의 경우는 당연히 상표 등록을 통해 보호하며, 저작권 보호가 가능한 경우에는 저작물 등록을 하여 저작권을 통한 보호도 추가적으로 하려고 한다. 위의 상표들 중에서 저작권 인정을 받는 경우에는 응당 저작권 문제가 발생한다.

이런 경우를 생각해 보자. 유저 “식당주인”이 식당을 차려서 운영하는데, 식당 벽면에 Edgar Allen Poe의 The Raven을 프린트해서 장식을 한다든지, 혹은 Renee Magritte의 그림을 걸어둔다고 하자. 그렇다면 “식당주인”은 저작권 침해에 대해 현실세계에서 책임을 져야 하나?

상표권과 저작권 침해는 현재로서는 그저 재밋거리로 할 이야기일 수 있지만, SecondLife가 지금처럼 빨리 커져 나간다면 언젠가는 진지한 법적 이슈가 될 수도 있다.

(5) 따라붙는 비즈니스 모델

SL에 편승해서 생겨나는 비즈니스도 많다. Second Life’s “Wild West” — the land of start-ups and no cops, yet 에 몇 가지 회사가 소개되어 있다. SecondLife가 기회는 많고 규제자는 없던 Wild West와 같다고 표현하고 있다. 이런 비즈니스를 소개해주는 온라인 매거진 도 생겼다.

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신문기사 사진을 맘대로 쓸 수 있나?

인터넷으로 신문을 보면 여러 가지 사진들이 같이 올라오는 경우가 많다. 블로깅을 할 때는 그런 사진들을 그냥 가져다가 쓰는 게 편할 때가 많다. 편하다고 신문기사의 사진들을 가져다가 블로깅하면 저작권 침해일까?

아래 사진을 보자.

평범한 제품 안내 사진이다. 사진기 하나, PMP 하나, 그리고 GPS이다.

다시 사진을 하나 보자.


문선명의 다섯째 딸로 알려진 캣문과 그녀가 참가한 미국 TV쇼의 스틸컷이다.

위의 제품 사진과 아래의 사람들 사진 중에 갖다 쓰면 안 되는 사진이 있을까? 이 질문을 여러 단계의 질문을 하나로 축약시켜놓은 것이기 때문에 답이 최종 답이 맞다 하더라도 그 이유가 다를 수 있다. 그래서 간단하게 한 질문만으로 단순화시켜보자. 위 두 개 사진 중에 저작권이 발생한 사진은 어떤 것인가?

한국 저작권법에서는 “사진저작물은 빛이나 기타 방사선에 감응하는 표면 위에 제작된 실물의 영상을 말하며, 그것이 대상의 구성, 선택 또는 포착 방법 등에 있어서 독창성이 인정되는 경우에 저작권 보호의 대상이 된다”고 한다. (저작권심의조정위원회, 저작권표준용어집) 여기서 “독창성”이 중요하다. 그리고 일전에 인용한 저작권법에 의한 사진의 보호 에서 2001년 대법원 판례에서 적용한 제품 광고를 위한 사진의 독창성 인정 여부 기준을 대략 알 수 있다.

그 판결에서 “제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 사진기술을 이용한 것에 불과한” 경우에는 독창성이 인정되지 않는다. 따라서 저작권이 발생하지 않는다.

처음 사진은 바로 정확히 판결에서 지칭하는 그런 종류의 사진이다. 따라서 첫째 사진은 저작권이 발생하지 않는다. 그래서 다른 모든 분석을 할 필요없이 그냥 가져다 써도 된다.

두번째 사진은 약간 다르다. 두번째 사진에는 증명사진(혹은 의도하지 않은 증명사진) 한 컷과 사람이 줄줄이 늘어선 사진 한 컷이다. 위의 증명사진은 인물 자체만을 충실하게 표현하기 위해 사진기술을 이용한 것이라고 볼 소지가 다분하므로 저작권이 발생하지 않는다고 할 수도 있겠다. 하지만 아래의 줄줄이 늘어선 사진은 어느 정도의 독창성이 있다고 볼 수 있겠다. 그래서 저작권이 발생했다고 볼 수 있다.

물론 이런 문제는 아주 명확하게 판단하기 힘들고, 진짜로 문제가 되면 법정에서 최종적인 판단을 할 수밖에 없다. 하지만 대략적인 펌질 가능의 기준에 대한 가이드라인은 될 듯.

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저작권법에 의한 사진의 보호

유익한 자료가 있어서 올린다.

사진관에 가서 증명사진을 찍으면 사진의 원판(네거티브 필름)을 주지 않는 곳이 많다. 필름카메라로 촬영하던 시기에는 대부분 네거티브 필름을 주지 않는다. 그게 정당한가 하는 의문을 가진 적이 있을 것이다. 아래의 판례 연구는 이 부분에 대해 약간의 가이드라인을 제시하고 있다.

하지만, 여전히 가시지 않는 의문은 사진관에서 증명사진을 찍는 것과 제품 카탈로그를 찍는 경우 둘다 의뢰인(증명사진을 찍어달라고 돈을 지불한 사람, 혹은 카탈로그 사진을 주문한 회사)이 사진사를 그 사안에 대해서 고용한 것이 된다. 이 때 “고용”의 의미는 노동법상의 고용과는 의미가 다르다. 누군가를 고용해서 저작물을 생산했을 시에 그 저작권이 자동으로 고용인(의뢰인)에게 귀속되는가의 문제도 같이 다루어야 할 문제인 것 같은데, 대법원에 올라올 때는 그 부분은 다루지 않았다. 꽤 흥미로운 케이스다. 미국법에서는 work for hire doctrine이라고 불리는 부분이 한국법에는 정립이 안 되어있는 것인지, 아니면 work for hire doctrine이 미국법과는 달리 사진사에게 유리하게 정리되어 있는지는 좀더 알아볼 일이다.

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저작권법에 의한 사진의 보호

– 저작물로서의 성립성을 중심으로 –

특허심판원 심판관 이 강 민

대법원 2001. 5. 8 선고, 98다43366 판결

사진이 저작권법에 의하여 보호되는 저작물에 해당하기 위한 요건을 중심으로 하여 위 판례를 살펴본다. 아래에서 먼저, 위 판결에 이르기까지의 사실관계 및 각급 법원의 판결 내용을 요약하고, 판결에서의 쟁점들에 대하여 차례로 논의를 진행하기로 한다.

[사실의 개요]
에드케치’라는 상호로 광고대행업을 하는 피고보조참가인은 1992. 11.경 축농산물 사육재배 및 판매업, 육가공업 등을 목적으로 하는 법인인 피고회사로부터 피고회사가 제조, 판매하는 햄(ham)제품에 대한 광고용 카탈로그의 제작을 의뢰 받았다.

이에 피고보조참가인은 1992. 11. 25.경 광고사진업에 종사하면서 포토스튜디오를 운영하고 있던 원고와 사이에, 카탈로그의 제작을 위한 햄 제품 등의 사진촬영을 의뢰하여 그로부터 촬영된 사진원판(네가티브필름)을 제작, 공급받기로 하는 내용의 계약을 체결하였다.

계약에 따라, 원고는 피고회사가 제작, 판매하는 햄 제품 자체를 촬영하는 사진(이하, ‘제품사진’이라 한다)과 이러한 햄 제품을 다른 장식물이나 과일, 술병 등과 조화롭게 배치하여 촬영함으로써 제품의 이미지를 부각시켜 광고의 효과를 극대화하기 위한 사진(이하, ‘이미지사진’이라 한다)으로 대별되는 사진들을 촬영하였다.

제품사진으로서, 원고는 피고회사의 햄 제품만을 종류별로 피고보조참가인이 미리 준비한, 쵸핑이라는 햄 제품과 대비될 물질이 깔려있는 우드락이라는 흰 상자속에 넣고 촬영하였는데, 처음에는 14종류의 제품사진을 촬영하였으나, 그 중 일부 제품사진이 햄 제품과 흰 상자 사이의 공간 등이 너무 넓어 제품이 부각되지 않는 등의 문제가 있어 그 후 다시 10종류의 제품사진을 더 촬영하였으며, 이때 원고는 피고보조참가인이 촬영이 잘 된 사진을 이용할 수 있도록 제품종류별로 3 내지 4컷을 촬영하여 그 원판 모두를 피고보조참가인에게 공급하였고(이렇게 하여 공급받은 사진원판을 이용하여 피고보조참가인이 인화하여 카탈로그에 사용하였다), 위 제품사진에 대한 가격으로 처음에는 제품사진 종류별로 금 44,000원으로 하였고, 나중에 다시 촬영한 것은 제품사진 종류별로 금 22,000원으로 하였다.

이미지사진으로서, 원고는 피고보조참가인이 미리 작성하여 온 촬영시안을 기초로 역시 피고보조참가인이 미리 준비한 햄 제품은 물론 양주병과 잔, 쏘스, 쏘스그릇, 과일, 주전자 등의 각종 요리도구와 원고 운영의 위 포토스튜디오 내에 있던 리본 등의 소도구를 적절히 배치하여 촬영하였는바, 이때 촬영된 이미지사진의 종류는 모두 3종류로서 종류별로 1컷만이 촬영되었고, 다만 그중 한 종류는 제품에 대한 초점이 맞지 않아 나중에 제품부분만을 그 후 새로이 촬영한 후 컴퓨터를 이용하여 기존의 주위 사진과 이를 합성하였는바, 이러한 이미지사진들의 가격은 처음 촬영한 이미지사진은 1컷당 금 66,000원으로, 나중에 제품부분만을 다시 촬영한 것은 금 22,000원으로 하였다.

피고보조참가인은 위와 같이 촬영 또는 합성된 사진원판을 이용하여 사진을 인화하는 등으로 광고용 카탈로그를 제작하여 이를 사진원판이를 스스로 복제한 원판(듀프라고 하는데, 사진원판 자체를 복제하여 언제든지 사진을 인화할 수 있도록 한 또 다른 원판이다)과 함께 피고회사에 납품하였다.

그런데 피고회사는 위 제품사진 및 이미지사진의 원판(듀프 포함)을, 1992. 말경부터1994. 경 사이에 자사의 햄 제품 광고를 위하여, 롯데, 그랜드, 진로, 한양유통, 신세계, 애경, 모드니, 미도파 및 뉴코아백화점 등 서울시내 백화점들에 적게는 2개부터 많게는 12개 정도 보내어 위 백화점들이 발행하는 새해, 추석, 크리스마스, 연말 등의 선물특선광고용 책자의 햄소시지 상품란에 그로부터 인화된 사진을 게재할 수 있도록 하였는바, 이때 이미지사진은 앞서 본 제품에 대한 초점이 맞지 않은 사진만이 합성 이전의 상태, 즉 제품의 초점이 제대로 맞아 있지 않은 것으로 14회 사용되었다.

 

[당사자의 주장]
원고는, 이 사건 제품사진 및 이미지사진은 모두 그가 그의 사진기술에 창의성을 더하여 촬영한 그의 사진저작물이고, 이에 대하여 원고가 피고보조참가인에게 그 이용을 허락한 것은 피고회사의 자체 광고용 카탈로그에 한정된 것임을 전제로, 피고회사는 앞서 본 바와 같이 서울시내 백화점들의 가이드북에 이를 무단 이용함으로써 그 저작권을 침해하였는바, 따라서 그 손해배상으로 사진저작물의 무단 이용에 관한 광고사진업계의 관행등에 따라 그 촬영료의 10배에 해당하는 청구취지 및 항소취지 기재의 금원의 지급을 구한다고 주장하면서 이 사건 청구에 이르렀다.

이에 대하여 피고회사는 이에 대하여 피고회사는, 피고보조참가인에게 피고회사가 제조, 판매하는 햄 제품을 촬영한 광고 사진원판과 햄 제품의 광고 카탈로그 등의 제작을 의뢰하여 이에 따라 피고보조참가인으로부터 위와 같이 촬영된 사진원판을 납품받아 그 소유자로서 이를 사용한 것뿐이라고 주장하고, 피고보조참가인은, ① 이 사건 제품사진 및 이미지사진은 그 창작성 내지 개성을 인정할 여지가 없는 것이므로 이른바 사진 저작물이 아니며, ② 가사 그렇지 않더라도, 이 사건 제품사진 및 이미지사진은 모두 광고대행업을 하는 피고보조참가인이 이 사건 제품사진 및 이미지사진의 촬영대상에 관한 시안을 제시하고 그 시안에 따라 피고회사의 햄 제품과 그 배경장식물 등을 조화롭게 배치하였으며, 원고는 단지 위와 같이 피고보조참가인이 배치한 촬영대상을 그대로 촬영하여 사진원판을 제작한 것에 불과하므로 그 사진저작물에 대한 저작권은 처음부터 피고보조참가인에게 있는 것이며, ③ 가사 그 저작권이 원고에게 있다 하더라도, 당초 사진촬영을 의뢰할 때 그 사진의 용도에 이 사건 카탈로그는 물론 위와 같은 서울시내 백화점들의 가이드북도 포함시켰고, ④ 또 촬영 후 원고는 그 사진원판을 모두 피고보조참가인을 통하여 피고회사에 양도하였는바 이때 그 저작권도 함께 양도한 것으로 보아야 할 것이므로, 원고에게 이 사건 제품사진 및 이미지사진의 저작권이 있음을 전제로 하는 원고의 주장은 부당하며, ⑤ 가사 원고에게 그 저작권이 있어 피고회사가 이를 가이드북에 사용한 것이 그 침해가 된다 하더라도, 이때의 무단이용의 범위는 각 백화점을 기준으로 할 것이 아니라 광고목적에 해당하는 새해, 추석, 크리스마스, 연말 등의 시기를 기준으로 하여야 함은 물론 손해도 그로 인하여 피고회사 등이 그 지급을 면한 촬영료 상당의 금원에 그치는 것이고, 촬영료의 10배에 해당하는 금액이라는 광고사진업계의 관행이나 당사자 사이의 약정은 없다고 주장하면서, 원고의 저작권 침해 주장에 대하여 다툰다.

[소송의 경과]

1심 판결은 먼저 이 사건 사진 원판이 저작물에 해당하는지에 대하여, 무릇 저작물이라 함은 사상 또는 감정을 창작적으로 표현하는 것으로서 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 것이어야 하나 그 창작의 수준이 고도의 것이기를 요하지는 아니한다 할 것인 바, 이 사건 사진 원판은 앞에서 본 바와 같이 제품의 광고 효과를 높이기 위하여 제품과 배경 장식물 등을 독창적으로 조화롭게 배치하여 놓고 사진촬영을 한 것이므로 그 창작성이 있다고 볼 것이어서 위 사진 원판도 예술의 범위에 속하는 창작물인 사진 저작물에 해당한다고 하고, 다만, 그 저작권이 누구에게 귀속되는지에 대하여 판단하면서, 원고가 이 사건 사진 원판을 제작함에 있어, 피고회사의 견해를 참작하면서 원고의 작업실에 있는 사진 촬영기기들을 사용하여 전문사진가로서의 다년간의 독창적 경험을 바탕으로 피사체의 위치 재선정, 촬영 기기의 전문적인 조작, 제품과 배경 장식물의 조화로운 배치를 각 마치고 촬영에 임하는 등 주도적으로 이 사건 사진 원판 제작 작업을 이끌었다는 점에 부합하는 듯한 증언을 믿지 않고, 오히려 이 사건 사진 원판을 제작함에 있어 피고보조참가인이 피고 회사와의 합의에 따른 광고 사진 시안과 사진 촬영에 필요한 햄 제품 및 그 배경 장식물의 대부분을 준비하고, 원고의 작업실에서 위 물건들을 이용하여, 준비한 시안에 따라 피사체를 배치하였으며, 원고는 위와 같이 피고보조참가인이 배치한 촬영 대상을 피고보조참가인이 요구하는 구도대로 촬영하여 이 사건사진 원판을 제작·납품한 사실을 인정할 수 있으므로, 위 인정 사실에 의하면 피고보조참가인이 이 사건 사진 원판 제작에 있어서 실질적인 역할을 하였고 원고는 다만 촬영 기기의 기계적인 조작을 통하여 위 사진 원판을 현상하여 낸 것에 불과하다 할 것이어서, 이 사건 사진 원판이 원고의 정신적 소산물이라 할 수 없어 이 사건 사진 원판에 관한 저작권이 원시적으로 원고에게 귀속되었다고는 할 수 없다고 판단하였으며(원시적 저작권의 귀속 문제), 가사, 그 저작권이 원고에게 귀속되었다고 하더라도, 원고는 피고보조참가인과의 사이에 이 사건 사진 원판을 제작·공급하겠다고 약정한 후 그에 따라 이 사건 사진 원판을 제작한 후 피고보조참가인에게 별다른 약정 없이 이를 납품하였으므로 이는 원고가 위 사진 원판에 관한 저작권 전부를 피고보조참가인에게 양도한 것이라고 할 것이어서(저작권의 양도 문제), 결국 원고는 이 사건 사진 원판에 관한 저작권을 가지고 있지 않다고 판단하였다.

이에 대하여 원심판결은 이 사건 사진 원판의 저작물성에 대하여 살피면서, 제품사진은, 비록 광고사진작가인 원고의 기술에 의하여 촬영하였다고 하더라도, 그 목적은 그 피사체인 햄 제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 원고의 사진기술을 이용한 것에 불과하다 할 것이며 거기에 저작권법에 의하여 보호할만한 원고의 어떤 창작적 노력 내지 개성을 인정하기 어렵다고 하였으나, 이 사건 이미지사진의 경우에 대하여서는 제품사진의 경우와는 달리, 제품의 이미지를 부각시켜 광고의 효과를 극대화하기 위하여 촬영된 것으로 단지 사진기술만을 이용하여 그 피사체만을 표현하려 한 것으로는 볼 수 없고, 오히려 피고회사의 햄 제품과 배경장식물 등을 독창적으로 조화롭게 배치하여 놓고 이를 촬영한 것으로서 그 창작성이 있다고 볼 것이어서 사진저작물에 해당된다고 본 후, 아래와 같이 이미지사진의 저작권의 귀속 및 그 양도 여부에 대한 판단을 하였다.

원심판결은 또한,

(1) 이와 같은 사진저작물에 해당하는 이 사건 이미지사진의 저작권이 누구에게 귀속되는지 여부를 살피면서, 이 사건 이미지사진은 단지 원고의 사진 기술을 이용하여 그 촬영대상을 복제하는 수준에 그치는 것이 아니라, 피고보조참가인의 준비를 적절히 이용하여 원고가 그 사진기술과 창의성을 동원하여 촬영한 것으로 보아야 할 것이고, 이러한 경우 그 저작권은 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 이미지사진을 촬영, 제작한 원고에게 귀속된다 할 것이고, 촬영, 제작을 광고대행업을 하는 피고보조참가인이 의뢰하였다는 사실이나, 피고보조참가인이 그 제작과정에서 촬영대상물의 거의 대부분을 준비하고 촬영시안을 미리 작성하는 등의 주도적인 역할을 하였다는 사실만으로는, 당사자 사이에 이 점에 관한 특별한 약정이 있었다는 점을 인정할만한 아무런 증거가 없는 이 사건에 있어, 그 저작권이 피고보조참가인에게 귀속한다고 보기 어렵다고 판단하였으며,

(2) 나아가 이미지 사진 저작권의 양도 문제를 살피면서, 저작물에 대한 소유권과 저작권은 별개의 개념으로 저작물의 소유자라 하여 그 저작권까지 이를 취득하는 것은 아니라 할 것임은 물론 저작물이 양도되었다 하여 그에 대한 저작권까지 양도된 것으로 보아야 하는 것은 아니라 할 것인데, 이 사건의 경우 앞서 본 촬영 의뢰계약의 내용에 의하면, 원고가 피고보조참가인이나, 그를 통하여 피고회사에 양도한 것은 이미지사진의 원판으로 저작물 자체가 양도된 것이 아니어서 피고회사의 경우 소유권을 취득한 것도 이미지사진의 원판이나 아래에서 보는 바와 같이 촬영의뢰계약에 의하여 처음에 약정된 이용범위에 국한된 저작물인 이미지사진의 소유권만을 취득한 것으로 보아야 할 것이라고 하였고, 가사 사진원판의 양도를 사진저작물의 특수성에 비추어 저작물의 양도로 볼 수 있다 하더라도, 위와 같은 이유에서 이때 그 저작권까지 양도하였다고 볼 수 없다고 하였고,

(3) 카탈로그와 가이드북은 그 발행주체나 광고의 내용 등이 서로 다르므로, 카탈로그에의 이용허락이 곧 가이드북에의 이용허락이 될 수는 없다 할 것이므로, 결국 피고회사가 이 사건 이미지사진 중 하나를 서울시내 백화점들의 가이드북에 이용한 것은 원고의 그에 대한 저작권을 침해한 것이라 할 것이고, 따라서 피고회사는 그로 인한 원고의 손해를 배상하여야 한다고 하였다. 한편, 손해배상액의 범위에 대하여서는, 저작권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받았을 경우 이를 저작권자의 저작재산권의 손해로 추정하고 있는 저작권법 제93조 제2항을 들어, 피고회사의 위와 같은 저작권침해행위로 인한 원고의 손해는 피고회사가 위 이미지사진을 서울시내 백화점들의 가이드북에 사용하기 위하여 그 사용에 대한 원고의 승낙을 다시 받으면서 지급하여야 함에도 지급하지 아니한 금액, 즉 촬영료 상당의 금원이라 봄이 상당하다고 하여 촬영료의 10배에 해당하는 금액을 청구하는 원고의 청구를 배척하였다.

[대법원 판결(대상판결)의 요지]

1. 사진의 저작물성에 대하여

저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하므로 그 요건으로서 창작성이 요구되는바, 사진저작물은 피사체의 선정, 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 셔터찬스의 포착, 기타 촬영방법, 현상 및 인화 등의 과정에서 촬영자의 개성과 창조성이 인정되어야 저작권법에 의하여 보호되는 저작물에 해당된다고 볼 것이다.

이에 따라 원심판결 이유를 살피면, 원심이 이 사건 제품사진에 대하여, 비록 광고사진작가인 원고의 기술에 의하여 촬영되었다고 하더라도, 그 목적은 그 피사체인 햄 제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 원고의 사진기술을 이용한 것에 불과하며(바로 그와 같은 광고사진의 기술을 이용하기 위하여 광고대행업을 하는 피고보조참가인이 촬영료를 지급하고 광고사진작가인 원고를 이용하여 그와 같은 촬영을 한 것으로 보아야 할 것이다), 거기에 저작권법에 의하여 보호할 만한 원고의 어떤 창작적 노력 내지 개성을 인정하기 어렵다 할 것이고, 나아가 원고는 피고보조참가인으로 하여금 촬영이 잘 된 사진을 이용할 수 있도록 제품종류별로 3 내지 4컷을 촬영하였다는 것인데, 이 점은 바로 위와 같은 제품사진에 있어 중요한 것은 얼마나 그 피사체를 충실하게 표현하였나 하는 사진 기술적인 문제이고, 그 표현하는 방법이나 표현에 있어서의 창작성이 아니라는 것을 말해 주고 있다고 할 것이니, 비록 거기에 원고의 창작이 전혀 개재되어 있지 않다고는 할 수 없을지는 몰라도 그와 같은 창작의 정도가 저작권법에 의하여 보호할 만한 것으로는 보기 어렵다고 하여, 위 제품사진이 저작권법에 의한 사진저작물임을 전제로 하는 원고의 이 부분에 대한 청구는 더 나아가 다른 점에 대하여 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판단한 원심판단은 정당하다.

2. 손해액의 산정과 관련하여

피고 회사의 위 이미지사진을 서울 시내 백화점들의 가이드북에 무단 이용함으로써 원고의 저작권을 침해한 데 따른 원고의 손해액을 살펴보면, 먼저 그로 인한 저작재산권의 손해액은 통상 촬영료의 10배로 산정되어야 한다는 원고의 주장은, 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같이 당사자 사이에 그러한 약정이나 관행이 있었음을 인정할 만한 증거가 없어 이를 받아들일 수 없는 것이고, 또한 구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’이라 한다.) 제93조 제2항의 규정에 의하여 원고의 손해액으로 추정되는 액, 즉 피고 회사가 위 저작권침해행위에 의하여 받은 이익의 액에 대해서도 이를 인정할 아무런 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 결국 피고 회사의 저작권침해행위로 인한 원고의 손해는, 같은 조 제3항의 규정에 의하여 원고가 저작권의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 금액인, 피고 회사가 위 이미지사진을 사용하기 위하여 그 사용에 대한 원고의 승낙을 다시 받으면서 지급하여야 함에도 지급하지 아니한 촬영료 상당의 금원이라고 봄이 상당하다 할 것이다.

[연 구]

1. 사건의 개요

대상판결 에서 원고는 광고용 사진을 찍은 사진가이고, 피고회사로부터 제품 카탈로그 사진 제작을 의뢰 받은 피고보조참가인과 카탈로그 제작을 위한 사진을 촬영하여 그 원판을 제공하는 계약을 체결하였고 계약에 따라 제품사진과 이미지사진을 촬영하여 그 원판을 피고보조참가인에게 제공하였고, 피고보조참가인은 위 사진들로 제품 카탈로그를 제작하여 사진 원판과 함께 피고회사에 제공하였고, 피고회사는 서울 시내 백화점들에 위 사진 원판들을 제공하여 백화점 상품 광고 책자에 사진을 게재하도록 하였다.

이에 원고는 저작권 침해에 기한 손해배상청구 소송을 제기하였고, 이에 대하여 1심 판결 은 이 사건 사진들에 대하여 저작권 보호의 대상이 되는 저작물로 인정하였으나, 이 사건 사진들의 저작권자를 피고 보조참가인으로 보거나, 저작자가 원고라고 할 지라도 저작권이 피고보조참가인에게 양도된 것으로 보아 원고의 청구를 배척하였다.

한편, 원심판결 은 이 사건 사진들을 제품사진과 이미지사진으로 구별하여 제품사진의 경우 저작권법에 의하여 보호되는 저작물로 볼 수 없다고 판시한 후, 이미지사진의 저작권의 귀속 및 양도에 대하여 1심 판결과는 달리, 저작권이 원고에게 속하고 양도된 것으로 볼 수 없다고 판단하였고, 따라서 저작물의 이용계약에 들어있지 않은 백화점 상품광고 책자에 위 이미지사진을 사용한 것은 저작권 침해에 해당한다고 판단하는 한편, 저작권 침해로 인한 손해배상액의 범위에 관하여 피고회사가 위 이미지사진을 서울시내 백화점들의 가이드북에 사용하기 위하여 그 사용에 대한 원고의 승낙을 다시 받으면서 지급하여야 함에도 지급하지 아니한 금액, 즉 촬영료 상당의 금액이라고 보아야 한다고 하였다.

대법원의 대상판결은 원심의 판결을 그대로 인정하면서 다만 손해배상액의 범위와 관련하여 원심이 인용한 법조항을 일부 정정하여 주었다.

2. 쟁점사항

이 사건의 대상판결에 이르는 동안의 쟁점은 다음과 같다.

① 이 사건 사진들이 저작권에 의하여 보호되는 저작물에 해당하는 지 여부의 문제

② 사진이 저작물에 해당하는 경우 저작권의 귀속문제(원심에서 확정)

③ 저작권 침해시 손해배상액의 산정기준

이하, 이와 같은 쟁점사항들에 비추어 사진의 저작물성에 대하여 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

3. 사진의 저작물성

가. 저작물 일반

저작권법에 의하여 보호를 받기 위해서는 저작권법이 보호하는 저작물에 해당하여야 한다. 저작권법 제2조 제1호에서는 “저작물이란 문학학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물”이라고 정하고 있다. 여기에서 저작물이 문학학술 또는 예술의 범위에 속하는 것이라는 것은 인간의 지적문화적 활동의 모든 영역에 속하는 것을 포함하는 개념이며, 창작물이라는 것은 독창적으로 표현한 것이라는 의미이다.

판례는 일관적으로 저작물로서의 성립요건으로 최소한도의 ‘창작성’을 가질 것을 요구하고 있다. 그런데 독창성의 정도에 대하여 판례는 “창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서 특성이 부여되고 있고, 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다”고 판시하고 있다.

판례는 또한, 사상 또는 감정의 표현을 저작물의 또 다른 요건으로 들고 있기도 하는데, 여기서 사상감정은 지적 창작물로서의 저작물에 정신적인 내용이 표현되는 정도면 족하다 .

나. 사진의 저작물성

사진은 빛의 물리적화학적 작용을 이용해서 피사체를 필름 등에 재현하는 방법으로 제작하는 것으로서, 주로 자연현상과 기술을 결합하여 기계적으로 조작되어 나타난 결과물이다. 따라서, 일반적인 저작물에 비하여 인간의 정신적 활동이 개입될 여지가 적은 것이 사실이다. 따라서 사진 기술이 탄생한 초창기에는 사진의 저작물성이 문제가 되었으나, “어떠한 사진이 아무리 단순한 것일지라도 사진작가의 개인적인 영향력에 관계되는 것이어서 사진작가에 의하여 주관적으로 행하여지는 피사체의 선택, 사진 찍는 위치, 조도 및 촬영속도를 선택함으로써 저작권이 인정되기 위한 독창성이라는 요건을 충족”하므로 저작물로 인정하는 것은 당연하다는 논지가 있다. 이와 같은 ‘독창성’에 대하여 살펴보면, 사진저작물이 다른 종류의 저작물과는 달리 자연에 이미 존재하는 피사체의 모습을 어느 정도 그대로 재현할 수 밖에 없는 것이기는 하지만 사진 촬영, 현상 및 인화과정에서 여러 가지 기법을 통하여 작가의 의도나 감정을 개입시켜 이를 표현함에 따라 독창성이 발현되는 것이다.

한편, 우리 저작권법 제4조에서는 저작물들을 열거하면서, 사진 및 이와 유사한 제작방법으로 작성된 것을 포함하는 사진 저작물을 들고 있어, 기본적으로는 사진의 저작물성을 인정하고 있으나, 저작물성의 인정범위를 어느 정도로 할 것인가에 대하여서는 다양한 논의가 있는바, 아래에서는 사진의 저작물성의 인정범위에 관한 학설과 판례를 정리하여 살피기로 한다.

i. 사진의 저작물성에 대한 학설

① 전면긍정설

이 학설은 모든 사진에 대하여 저작물성 내지 창작성을 인정하여야 된다는 것이다. 그러나, 전면긍정설을 따른다면 사진을 다시 촬영한 사진에까지도 저작권이 부여되는 결과가 야기되어 혼란이 야기될 것이다.

② 한정설

사진도 저작권의 보호를 받기 위해서는 창작적으로 표현된 것이라야 하는 것이므로, 사진에 있어서 사진제작의 의도, 피사체의 선택 및 설정(인물이라면 자세의 지시, 풍경이라면 구도), 촬영기회의 포착, 광량의 조절 등에 대하여 독자적인 창의와 연구가 된 것인지 여부에 따라 저작물성을 판별해야 한다는 것이다. 이 설이 통설에 해당하며, 각국의 판례경향도 대부분 이 설에 따르고 있다.

③ 경제적 가치설

원칙적으로는 한정설에 따르지만, 창의와 연구 없이 무의식적으로나 또는 우연히 촬영한 경우, 촬영자가 의도하지 않았던 것이라도 그것이 경제적으로 가치가 있는 것이고 후에 그것을 의식하여 촬영한 것이라고 주장한다면 저작물성을 인정하지 않을 수 없다고 하는 설이다. 사진의 경우 다른 저작물과는 달리 사진의 창작과정을 완성된 사진의 외형만으로 판단하기가 어려우므로 경제적으로 가치가 있는 경우는 저작물로 보호할 필요가 있다는 판단기준이다. 분쟁과 연결시켜 이 문제를 생각해 보면, 어떤 사진의 창작성에 대하여 분쟁이 발생한 경우 그 작품이 누군가로 하여금 침해하도록 유인하였다는 사실 자체가 법적으로 보호할 만한 창작성의 존재를 대변하는 것으로 볼 수 있다는 견해이기도 하다.

ii. 각국의 판례경향

① 미국의 판례경향

케네디 대통령의 암살 장면을 담은 사진에 대하여 사건의 기계적 기록물에 불과하여 창작적인 면은 찾아보기 힘들다는 주장에 대하여, 사진이 아무리 단순한 것일지라도 사진가의 개인적인 영향력에 관계되는 것이어서 그 독창성이 인정된다고 하였으며, 사진저작물에 관한 저작권은 예술가의 판단, 기예(skill) 및 창의적인 활동의 결과를 보호하는 것이므로, 풍경사진에 대하여서도 폭넓게 저작권을 인정하는 경향이다.

② 일본의 판례경향

야생동물을 피사체로 촬영한 사진에 대해서도 촬영의도에 따라 구도를 결정하고 촬영기회를 포착하여 촬영한 것이므로 사진가의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것으로서 저작물성이 인정된다고 하였으며, 비전문가가 산중의 돌담들을 찍은 사진에 대하여서도 촬영의 위치, 각도 등을 배려하여 망원렌즈를 이용하는 등의 연구를 거듭하여 촬영한 것이므로 저작물성이 인정된다고 하였다.

다. 이 사건 사진들의 저작물성에 대한 판결

대상판결에 이르는 동안의 이 사건 사진들의 저작물성과 관련된 법원의 입장들을 다시 한번 정리하면, 각급 법원은 사진도 저작물의 하나가 될 수 있는 점, 저작권법에 의한 저작물로서 보호되는 저작물로 인정이 되기 위해서는 ‘창작성’을 구비하여야 한다는 점에서는 견해가 일치하고 있으나, 다만 구체적인 사진들에 있어서 ‘창작성’의 인정을 달리하고 있다.

i. 1심 판결의 판단

먼저, 이 사건 사진들에 대하여 1심 판결은 “무릇 저작물이라 함은 사상 또는 감정을 창작적으로 표현하는 것으로서 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 것이어야 하나 그 창작의 수준이 고도의 것이기를 요하지는 아니한다 할 것인 바, 이 사건 사진 원판은 앞에서 본 바와 같이 제품의 광고 효과를 높이기 위하여 제품과 배경 장식물 등을 독창적으로 조화롭게 배치하여 놓고 사진촬영을 한 것이므로 그 창작성이 있다고 볼 것이어서 위 사진 원판도 예술의 범위에 속하는 창작물인 사진 저작물에 해당한다”고 하였다.

즉, 1심 판결은 이 사건 사진들은 제품과 배경 장식물 등을 ‘독창적으로 조화롭게 배치하여 놓고 촬영한 것’이므로 그 창작성을 인정하였다.

ii. 원심 판결의 판단

그러나, 원심판결은 “저작물이 되기 위하여는 비록 고도의 것을 요하지는 아니한다 할지라도 저작권법에 의한 저작물로서 보호될 만한 가치를 지닐 수 있는 창작에 의한 산물이어야 한다”고 전제한 후, 이 사건 사진들을 햄 제품 자체를 촬영한 ‘제품사진’과 햄 제품을 다른 장식물이나 과일, 술병 등과 조화롭게 배치하여 촬영함으로써 제품의 이미지를 부각시켜 광고의 효과를 극대화하기 위한 ‘이미지 사진’으로 구분하여 그 창작성의 정도를 판단하였다.

원심판결에 의하면, 이 사건 제품사진의 경우, “비록 광고사진작가인 원고의 기술에 의하여 이를 촬영하였다고 하더라도 그 목적은 그 피사체인 햄 제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 원고의 사진기술을 이용한 것에 불과하다 할 것이며, 거기에 저작권법에 의하여 보호할만한 원고의 어떤 창작적 노력 내지 개성을 인정하기 어렵다”고 하면서 제품사진에 대하여 원고의 창작이 전혀 개재되어 있지 않다고는 할 수 없을지는 몰라도 그와 같은 정도의 창작의 정도는 저작권법에 의하여 보호할만한 것으로는 보기 어렵다고 하였다.
한편, 이 사건 이미지사진의 경우에는 “제품의 이미지를 부각시켜 광고의 효과를 극대화하기 위하여 촬영된 것으로 단지 사진기술만을 이용하여 그 피사체만을 표현하려 한 것으로는 볼 수 없고, 오히려 앞서 본 바와 같이 피고회사의 햄제품과 배경장식물 등을 독창적으로 조화롭게 배치하여 놓고 이를 촬영한 것으로서 그 창작성이 있다고 볼 것이어서 사진저작물에 해당된다”고 하였다.

iii. 대상 판결의 판단

대상 판결에서도 역시 원심판결에서와 같이 이 사건 사진들을 제품사진과 이미지사진을 분류하고, 제품사진에 대하여 창작성을 인정하지 않아 저작권법에 의하여 보호되는 저작물로 받아들이지 않았다.

이 사건에서 제품사진과 이미지사진을 구분하여 판시한 것은 종래 우리의 학설이나 판결에서는 볼 수 없었던 것으로 예술적인 사진과 일반사진을 구분하여 보호양태를 달리하는 독일과 이탈리아의 사진저작물 보호방법과 유사한 측면이 있는듯하다. 독일 저작권법은 예술적인 사진은 사진저작물이라고 하여 저작물로 보아 보호하고 있으나, 예술성이 없는 일반사진은 저작인접권으로 보호하고 있으며, 이탈리아 저작권법도 사진예술의 저작물을 규정한 부분에서 단순한 사진은 포함되지 않고, 단순한 사진에 대한 권리를 저작인접권으로 보호하고 있으며, 문서, 자료, 업무서류, 물품, 기술도면 등의 제작물 사진은 저작인접권으로도 보호하지 않고 있다.

이러한 경향은 일본의 판례들에서도 나타나는데, “촬영대상이 평면적인 경우에는, 정면으로부터 촬영하는 외에 촬영위치를 선택할 여지가 없는 이상, 이 인정과 같은 기술적인 배려도 원화를 가능한 한 충실하게 재현하기 위하여 이루어진 것이고 독자적으로 무엇인가를 부가한 것이 아니므로, 그와 같은 사진은 ‘사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것’ … 이라고 할 수 없다”라고 하여 원서를 촬영한 사진의 저작물성을 부정한 판결 , “그대로 복제한 것이 아니고 약간의 변화를 가한 것이라 하더라도 그러한 변화가 미미한 것이면 창작성이 있다고 할 수 없다”라고 하여 당나라 시대 서예작품의 사진판에 대하여 저작물성을 부인한 판결 등이 있다. 물론 이와 같은 판결들은 대상판결과 같이 1차적인 사진을 직접적인 대상물로 하여 저작물성을 판단한 것이라기 보다는 1차적 저작물이 있는 경우 그로부터 파생한 2차적 부산물인 사진을 대상으로 한 판단들이므로 대상판결과 직접적으로 연관이 있는 것으로 볼 수는 없겠으나, 그 판시사항에서 위와 같은 경향을 읽을 수 있는 것은 사실이다.

라. 대상판결에 대한 검토 의견

사진의 저작물성과 관련하여 대상판결은 이 사건 사진을 제품사진과 이미지 사진으로 구분하고, 제품사진의 경우 저작권법으로 보호할 만한 최소한의 창작행위가 가미되지 않은 것으로 보아 저작물로 인정하지 않았다. 이와 같은 판결은 그 이유에서도 설시하고 있다시피, 단지 피사체를 충실하게 재현하기 위한 사진은 사진가의 사진기술을 활용한 것에 불과한 것이고 이러한 경우 저작물로 인정받기 위한 요건인 ‘독창성’이 결여되었다고 본 것은 논리적으로 크게 무리가 없어 보인다.

그러나, 이 사건 제품사진의 경우에, 과연 피사체인 제품을 다만 ‘충실하게’ 표현한 것으로 그 촬영과정이나 촬영 결과물에 사진가의 독창성이 결여되어 있는가 하는 사항에 대해서는 의문의 여지가 있다. 대상판결과 원심판결에서 제품을 “다른 장식물이나 과일, 술병 등과 조화롭게 배치하여 촬영함으로써 제품의 이미지를 부각시켜 광고의 효과를 극대화하기 위한 사진”을 이미지사진으로 보아 단순히 제품만 촬영한 제품사진과 구분하였는데, 이러한 구분은 사진을 촬영함에 있어서 광량의 조절, 구도, 인화시 색감의 조정 등의 창작성을 중심으로 하여 구분되었다기보다는 배경이 되는 다른 장식물 등을 배치한 것을 가지고 구분한 것으로 보인다. 제품 자체만이 아니라 배경이 되는 다른 물품과의 대비 등에 창작성을 부여한다면 “쵸핑이라는 햄 제품과 대비될 물질이 깔려있는 우드락이라는 흰 상자속에서” 촬영된 이 사건 제품사진의 경우에도 제품과 쵸핑, 흰 상자 등의 배경의 배치에 창작성이 부여될 수도 있지 않을까라는 의문을 불러 일으킨다.

판시내용에 따르면, 이 사건 이미지사진뿐만 아니라 제품사진에 있어서도 원고는 “촬영이 잘 된 사진을 이용할 수 있도록 제품종류별로 3 내지 4컷을 촬영”한 것을 볼 때, 이 사건 제품사진에 대하여 보다 피사체를 잘 표현할 수 있도록 조명이나 광량 조절 등의 창의적인 과정을 통하여 제품이 보다 충실하게 표현되어 소비자에게 호소력 있는 사진으로 다가갈 수 있도록 창의적인 노력을 기울였음이 엿보이는데, 이러한 점에서 평가하지 않은 원심판결 및 대상판결의 판시는 그 이유의 설시에서 다소 부족한 점이 있다고 생각된다.

물론 이점에 대하여 대상판결은 “비록 거기에 원고의 창작이 전혀 개재되어 있지 않다고는 할 수 없을지는 몰라도 그와 같은 창작의 정도가 저작권법에 의하여 보호할 만한 것으로는 보기 어렵다”고 하면서 이 사건 제품사진의 창작성에 대하여 전혀 검토하지 않았다고 볼 수는 없겠으나, 다시, 그러한 창작의 정도는 저작권법에 의하여 보호할 만한 것으로는 보기 어렵다고 하여 창작의 정도에 대하여 어느 정도의 수준을 요구하고 있는 것으로 보인다. 그러나, 판시 내용대로라면 어느 정도의 창작 수준이 있어야 저작물로 인정을 받을 것인지 알 수 없는 아쉬움이 있으며, 다시 한번, 사진의 경우 즉, 조명이나 광량 조절, 조리개나 셔터 속도의 설정, 렌즈의 선택을 어떻게 하였느냐에 따라서 동일 피사체를 촬영한 것이라 할 지라도 관람자가 느끼는 감상평이 달라지고 사진의 결과물도 달라지는 것이므로 그 창작성의 정도를 논함에 있어서 대상판결에서와 같이 배경이나 다른 피사체와의 배치 보다는 위와 같은 사진 자체의 특성에 대한 검토에 따라서 그 창작성의 정도를 판단하는 것이 보다 바람직한 것으로 생각된다.

4. 결 론

사진의 저작물성에 관한 판시사항 외에도 이 사건은 사진 저작물의 귀속문제 , 손해배상액의 산정 기준 등에 대하여 다루었으나, 여기서는 사진의 저작물성에 관한 부분만으로 논의를 국한하였다.

앞서 살펴본 바에 의하면, 결국 학설이나 법제, 법원의 판례 경향은 모두 사진을 저작권으로 보호되는 대상물로 보면서도 저작물로서 인정을 받기 위한 기준은 아직 명확히 정해진 것은 아닌 것 같다.

바라기로는 대상 판결에서 아쉬운 점으로 위에 지적하였던 것처럼, 사진의 독창성 정도를 가림에 있어서 피사체의 배경이나 배치의 조화에 대해서만이 아니라, 사진 기술을 이용한 작가의 표현 의도 즉, 조명, 광량의 조절, 조리개나 셔터 스피드의 선택, 렌즈의 선택 등에 따라 같은 대상물을 촬영한다고 하더라도 그 표현이 달라진다는 점이 사진의 저작물성을 가리는데 중요하게 고려되어야 한다고 생각한다.

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스타벅스 상표권 사건을 보는 외국의 시각

스타벅스가 상표권 분쟁에서 한국의 스타프레야에게 졌다는 기사가 보도된 뒤에 한국인 블로거의 논평과 외국인 블로거들의 논평을 비교해 보자. 대충 지나가려 했던 이야기인데, 좀 생각해볼 거리를 던져준다.

내가 썼던 이전 포스트에서는 스타프레야가 골목길의 작은 커피샵인지 아니면 전국적인 프랜차이즈인지가 중요한 팩터가 될 거라고 했었다. 법관이 이런 케이스를 볼 때는 상표가 유사하냐 혹은 동일하냐 하는 것만을 봐야 한다. 그게 법이다. 그런데 그것만 가지고 판단하기 어려울 때가 많다. 아니, 그렇게 판단할 수 없을 때가 대다수일 것이다. 그래서 상표의 유사/동일 여부 말고 다른 요소를 살펴보게 된다.

이전 포스트에 인용한 기사에서 재판부는 “스타”라는 단어와 “벅스”라는 단어가 따로 떼어져 쓰이지 않고 붙어서 한 단어로 쓰이며 “스타프레야”도 그러하므로 (전체를 보면) 오인, 혼동의 여지가 없다고 했다. 한국에서는 상표 분쟁에서 유사성 여부를 판단하는 기준이 좀 애매하면서 복잡하다. 단어를 떼어내서 보기도 하고 전체를 보기도 하고, 그게 경우에 따라 달라지는데 나는 상표는 그게 단어이든 문양이든 혹은 단어와 문양의 결합이든간에 전체를 보고 전체의 유사성을 보아야 한다고 생각한다. “스타”와 “벅스”가 따로 떼어져 쓰이지 않는다는 게 크게 중요하지는 않다는 말이다.

전체를 본다면 스타벅스 로고와 스타프레야 로고는 유사하다고 보는 게 더 맞지 않을까? 그건 내 생각이고, 블로거들의 의견을 보자. 한국 블로거들은 이에 대해 많은 의견이 없다.

스타벅스vs스타프레야 한판승 이라는 포스트에는 이런 말이 있다.

판결문에 따른 승소의 논리는 충분히 이해가 가고, 우리나라의 기업이 승소한것에 기분은 좋지만, 그래도 상표를 보고 있노라면, 웬지 기분이 묘하다. 마치 스타벅스의 이미지에 편승하고자 하는 속내을 보이는것 같아서..

인용된 블로거는 판결문에 따른 승소의 논리가 충분히 이해가 간다고 썼는데, 나는 아직 잘 이해가 안 간다. 기사에 인용된 판결문은 재판부가 사실 관계에 대해 판단한 부분을 적은 것인데, 그게 충분히 이해가 되지는 않는다. 그 중 한 가지 이유는 위에 적은 바와 같다. 전체의 유사성을 따진다면 판결은 반대로 나와야 하지 않나?

외국인들의 시각은 어떨까?

중국 지재권법을 전문으로 하고 있는 듯 보이는 Dan Harris는 이 사건을 두고 중국과 한국의 지재권법 중에 어느 것이 더 외국인에게 차별적인가 하는 주제의 포스트 를 썼다. 우리가 흔히 중국의 법들이 지재권법을 포함해서 모든 법들이 외국인에게 차별적이라고 알고 있는데, Dan Harris는 그렇게 간단하지만은 않다고 말한다. 위에 인용한 한국인 블로거도 “우리나라의 기업이 승소한 것에 기분은 좋지만”이라고 썼는데, 그게 Dan Harris가 말하는 국수주의적 법률 집행/판단의 근간을 이루는 정서다.

한국에서는 그닥 시선도 끌지 못한 이 사건이 외국인 변호사들 사이에서는 엄청 큰 이슈였던 모양이다. Dan Harris 블로그에 인용된 글들만 해도 엄청나다. 거기에는 비꼬는 듯 농담을 적어둔 포스트도 많다. 전반적으로는 스타프레야는 그냥 대놓고 베낀 거(knockoff)라는 의견이 대세다. 포스트의 논조가 그러하기 때문에 댓글도 그런 방향으로 달리는 경향이 있긴 하지만, 어쨌든 스타프레야가 짝퉁이 아니라는 의견은 찾아보기 힘들다. 나 역시 이게 짝퉁 상표라는 쪽에 한 표 던진다.

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스타벅스 상표권 분쟁에서 패소

우선 기사부터 인용하면,

세계적인 커피전문기업 ‘스타벅스’가 국내 프랜차이즈 커피업체와 벌인 상표권 분쟁에서 무릎을 꿇었다.

특허법원 특허5부(재판장 이기택)는 11일 스타벅스 코퍼레이션이 “유사 상표 등록을 취소해 달라”며 프랜차이즈 커피업체 엘프레야를 상대로 낸 등록무효 청구소송에서 원고 패소 판결했다고 밝혔다.

재판부는 판결문에서 “스타벅스는 엘프레야가 사용하는 ‘스타프레야(STARPREYA)’ 상표가 저명 상표인 ‘스타벅스(STARBUCKS)’ 명성에 무임승차하려는 의도로 출원된 것이므로 무효화해야 한다고 주장하나, 두 상표는 외관이 다르고 일반적으로 쓰는 단어 ‘스타(STAR)’와 결합한 ‘프레야(PREYA)’와 ‘벅스(BUCKS)’가 따로 떼어져 불릴 것으로 보이지도 않으므로 동일·유사한 상표라고 볼 수 없다”고 밝혔다.

재판부는 “따라서 두 상표가 오인·혼동을 일으킨다고 볼 수 없으므로 엘프레야가 스타벅스 상표를 모방한 것으로 인정할 수 없다”고 판시했다.

스타벅스는 지난해 3월에도 엘프레야를 상대로 ‘로고가 비슷하다’고 소송을 냈다가 패소 판결을 받은 바 있다.

신미연 기자

minerva21@segye.com

2006.10.11 (수) 20:06

이런 류의 분쟁은 상표법 분야에서는 아주 흔하다. 법에 대한 지식이 별로 없는 사람들도 이런 사건은 쉽게 이해할 수 있다.

한국법에서는 상표법 제65조와 66조에서 상표권자를 보호한다. 한 구절만 인용하자면,

제66조(침해로 보는 행위) 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위.

위의 재판부가 기준으로 삼은 동일, 유사한 상표라는 표현이 제66조에 나온다.

그런데 재판부가 그 다음 문장에 말한 “오인, 혼동“이라는 건 상표법에 나오는 기준은 아닌 것 같다. 오인, 혼동이란 미국 상표법에서 “likelihood of confusion”과 유사한 기준인 것 같다. 미국 상표법을 보면

Sec. 1114. (§ 32) Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant –

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

으로 되어 있어서 “likely to cause confusion”이란 말이 법에 나온다.

그런데 한국 법원은 상표법에 나와있지 않은 “오인, 혼동“이란 기준을 이용하는 것 같다. 이른바 성문법 체계라는 한국에서 이런 일이 생기나? 아니면 내가 뭔가를 놓친 건가?

어찌 됐든, 그 차이점이 판결에 결정적인 영향을 미칠 것 같지는 않다. 더 중요한 이슈는 “오인, 혼동” 혹은 “동일, 유사한 상표”라는 것을 누가 판단하느냐의 문제이다. 미국법에서는 이게 matter of law (법적 판단의 문제)냐 아니면 matter of fact (사실 관계 판단의 문제)냐로 나눈다. 법적 판단의 문제이면 판사가 판단하게 되고 사실 관계 판단의 문제라면 배심원이 판단하게 된다.

한국법에서는 법의 문제이든 사실 관계 판단의 문제이든 판사가 판단하므로 크게 차이는 없다. 하지만 앞으로 공판중심 재판이 도입되고 (확실하진 않지만) 배심원 제도가 도입되면 이 문제가 법적 문제냐 아니면 사실 관계의 문제냐 역시 선결 문제(preliminary issue)로 판사가 판단해야 한다.

음. 어찌 됐든, 위의 문제는 판사가 판단하든 배심원이 판단하든 간단한 문제는 아니다. 스타프레야가 골목의 조그만 커피 가게라면 아무 상관이 없는 일이지만, 골목 커피 가게가 어찌 하다가 전국적인 프랜차이즈가 될 가능성이 없지는 않으므로 판단자는 그런 가능성까지도 고려해서 판단 해야 한다. 스타프레야가 스타벅스만큼이나 큰 회사라면 심각한 문제가 될 수밖에 없다. 그래서 이런 문제는 판단이 어렵다.

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상표희석법(Trademark Dilution Revision Act of 2006)

반희석(Anti-Dilution)법이 제정되었다. 이름은 상표희석법(Trademark Dilution Revision Act)인데, 내용은 반희석(Anti-Dilution)에 대한 것이다. 읽어볼 필요가 있을 듯.

내용을 읽어보면 이걸로 Dilution을 법적으로 금지하겠다는 내용은 아니다. 논리적으로 생각해 보아도, 법적으로 Dilution은 안 된다라고 못 박아도 현실적으로 Dilution이 발생하면 그걸 법으로 되돌려놓을 수는 없지 않을까?

예를 들어, 콘돔을 살펴보자. 콘돔은 원래는 상표였는데, 이게 고추에 끼는 고무장갑을 지칭하는 일반적인 명사가 되면서 상표의 지위를 잃어버렸다. 이게 Dilution이다. 이런 일이 발생한 이유는 고추에 끼는 고무장갑을 생산하는 업체들이 콘돔을 보통명사처럼 널리 사용하면서 그 단어가 보통명사가 되어버린 것이다.

아래의 상표희석법은 상표권자가 Dilution by blurring이나 dilution by tarnishment를 하는 침해자에게 가처분(injunction)을 할 수 있는 권리를 폭넓게 부여하는 내용이다. 그러니까 injunction 권리를 부여하는 것이지 본질적으로 dilution을 법적으로 금지하는 것은 아니다. Dilution을 법적으로 금지한다는 개념 자체가 성립이 안 될 것 같다.

Trademark Dilution Revision Act of 2006 (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)

–H.R.683–

H.R.683

One Hundred Ninth Congress of the United States of America

AT THE SECOND SESSION

Begun and held at the City of Washington on Tuesday, the third day of January, two thousand and six

An Act

To amend the Trademark Act of 1946 with respect to dilution by blurring or tarnishment.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

(a) Short Title- This Act may be cited as the `Trademark Dilution Revision Act of 2006‘.

(b) References- Any reference in this Act to the Trademark Act of 1946 shall be a reference to the Act entitled `An Act to provide for the registration and protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes’, approved July 5, 1946 (15 U.S.C. 1051 et seq.).

SEC. 2. DILUTION BY BLURRING; DILUTION BY TARNISHMENT.

Section 43 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1125) is amended–

(1) by striking subsection (c) and inserting the following:

`(c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment-

`(1) INJUNCTIVE RELIEF- Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

`(2) DEFINITIONS- (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

`(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
`(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
`(iii) The extent of actual recognition of the mark.
`(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

`(B) For purposes of paragraph (1), `dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:
`(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
`(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
`(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
`(iv) The degree of recognition of the famous mark.
`(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
`(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

`(C) For purposes of paragraph (1), `dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

`(3) EXCLUSIONS– The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

`(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with–
`(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
`(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

`(B) All forms of news reporting and news commentary.

`(C) Any noncommercial use of a mark.

`(4) BURDEN OF PROOF– In a civil action for trade dress dilution under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that–

`(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

`(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

`(5) ADDITIONAL REMEDIES- In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 34. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the discretion of the court and the principles of equity if–

`(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after the date of enactment of the Trademark Dilution Revision Act of 2006; and

`(B) in a claim arising under this subsection–
`(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or
`(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

`(6) OWNERSHIP OF VALID REGISTRATION A COMPLETE BAR TO ACTION- The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this Act shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that–

`(A)(i) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and
`(ii) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

`(B) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

`(7) SAVINGS CLAUSE- Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.’; and

(2) in subsection (d)(1)(B)(i)(IX), by striking `(c)(1) of section 43′ and inserting `(c)’.

SEC. 3. CONFORMING AMENDMENTS.

(a) Marks Registrable on the Principal Register- Section 2(f) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1052(f)) is amended–

(1) by striking the last two sentences; and
(2) by adding at the end the following: `A mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.’.

(b) Opposition- Section 13(a) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1063(a)) is amended in the first sentence by striking `as a result of dilution’ and inserting `the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment’.

(c) Cancellation- Section 14 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1064) is amended, in the matter preceding paragraph (1) by striking `, including as a result of dilution under section 43(c),’ and inserting `, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c),’.

(d) Marks for the Supplemental Register- The second sentence of section 24 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1092) is amended to read as follows:
`Whenever any person believes that such person is or will be damaged by the registration of a mark on the supplemental register–
`(1) for which the effective filing date is after the date on which such person’s mark became famous and which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c); or
`(2) on grounds other than dilution by blurring or dilution by tarnishment, such person may at any time, upon payment of the prescribed fee and the filing of a petition stating the ground therefor, apply to the Director to cancel such registration.’.

(e) Definitions- Section 45 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127) is amended by striking the definition relating to the term `dilution’.

Speaker of the House of Representatives.

Vice President of the United States and

President of the Senate.

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Compulsory License in Korea

It was 2005 when the WTO Members adopted an instrument adopting Article 31bis and its annexes . The new article contains agreement painfully reached between the developed and developing countries on compulsory licensing of pharmaceutical products. The agreement is viewed by some developed countries as a backward movement in international intellectual property negotiations, while the same is viewed as a progress by the developing countries. Anyhow, Korea adopted and reflected the decision into its laws. The 2005 Amendment to the Patent Act is the outcome. The provisions relating to the compulsory license are as follows. (I had to translate them for my own good.)

So, what is different? The new law specifically provides for compulsory licensing of patented pharmaceutical products. It provides more grounds for granting compulsory license. And it faithfully incorporates the WTO decision. Look at the law.

Article 106 Expropriation of Patent Right etc.

(1) If a patented invention is necessary for either of the following reason in time of war, incident or other similar emergency, the Government may expropriate the patent right, work the patented invention or require a person other than the Government to work the patented invention:

(i) national defense; or

(ii) non-commercial working of the patented invention for the interests of the public.

(2) Where a patent right is expropriated, the rights to the invention other than the patent right are extinguished.

(3) If the Government expropriates a patent right, or the Government or a person other than the Government works the patented invention under paragraphthe Government or that person shall pay reasonable remuneration to the patentee, exclusive licensee or nonexclusive licensee.

(4) Matters necessary for expropriating and working a patent right as well as remuneration for these acts are prescribed by Presidential Decree.

Article 107 Adjudication for the Grant of a Nonexclusive License

(1) Where a patented invention falls under any of the following subparagraphs and if a consultation with the patentee or exclusive licensee for a nonexclusive license under a reasonable condition was attempted and could not be made or if the consultation could not be made, a person who intends to work the patented invention may request the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office to adjudicate (referred to as “an adjudication”) for the authorization of a nonexclusive license; however, a request for the adjudication may be made without a prior attempt to consultation if the working of the patented invention is for noncommercial public interest:

(i) where the patented invention has not been worked for more than three consecutive years in the Republic of Korea, except for natural disasters, unavoidable circumstances or other justifiable reasons prescribed by Presidential Decree;

(ii) where the patented invention has not continuously been worked commercially or industrially in the Republic of Korea on a substantial scale during a period of three years or more without justification, or where the domestic demand for the patented invention has not been satisfied to an appropriate extent and under reasonable conditions;

(iii) where the working of the patented invention is necessary especially for the public interest;

(iv) where the working the patented invention is necessary to remedy a practice determined to be unfair after the judicial or administrative process; or

(v) where the working of the patented invention is necessary for exporting a pharmaceutical product, including active ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use, to a country importing the pharmaceutical product for treating a disease that threatens the health of a great number of its nationals.

(2) Paragraph (1)(i) and (ii) of this Article does not apply unless a period of four years has elapsed after the filing date of the application for the patented invention.

(3) In adjudicating the authorization of a nonexclusive license, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall consider the necessity of each request.

(4) In adjudicating the authorization of a nonexclusive license under subparagraphs (1)(i) throught (iii) or (1)(v), the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall impose the following conditions upon the licensee:

(i) in cases of adjudication under subparagraphs (1)(i) through (iii), the nonexclusive license shall be exercised for supplying the domestic market as its main purpose; and

(ii) in case of adjudication under subparagraph (1)(v), all the pharmaceutical products produced under the nonexclusive license shall be exported to the importing country.

(5) In adjudicating the authorization of a nonexclusive license set forth in subparagraph(1)(i), the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall ensure that adequate remuneration be paid. The Commissioner may take into account the following in determining the adequate remuneration where the adjudication were made under subparagraph (1)(iv) or (v):

(i) in case of adjudication under subparagraph (1)(iv), the reason for correcting the unfair practice; and

(ii) in case of adjudication under subparagraph (1)(v), the economic value arising from the working of the patented invention to the importing country.

(6) For semiconductor technology, a request for adjudication may be made only in the cases set forth in subparagraphs (1)(iii) (only for noncommercial working for public interest) and (iv).

(7) An importing country for the purposes of this Article is a Member of the World Trade Organization (“WTO”) which made a notification to the WTO of the following or a country designated under the Presidential Decree which made a notification to the government of the Republic of Korea of the following:

(i) the names and quantities of the pharmaceutical products that the importing country needs;

(ii) if the importing country is on the United Nations list of least developed countries, a confirmation by the importing country that the country has insufficient or no manufacturing capacities for the products in question; and

(iii) a confirmation by the importing country that, where a pharmaceutical product is patented in its territory, it has granted or intends to grant a compulsory license.

(8) The pharmaceutical product under subparagraph (1)(v) is one of the following:

(i) a patented pharmaceutical product;

(ii) a pharmaceutical product produced by a patented manufacturing method;

(iii) a patented active ingredient necessary for the manufacture of a pharmaceutical product; or

(iv) a patented diagnostic kit needed for the use of a pharmaceutical product.

(9) The documents that the petitioner for an adjudication must submit and other requirements for adjudication shall be determined by the Presidential Decree.

Article 110 Formality of Adjudication

(1) An adjudication must be in writing and must state the reasons for the adjudication.

(2) The following matters must be specified in an adjudication under paragraph

(i) the scope and duration of the nonexclusive license;

(ii) the remuneration for the license and the method and time of payment;

(iii) in case of adjudication under Article 107(1)(v), packaging or marking of the products that distinguish such products from the products supplied by the patentee, exclusive licensee, or nonexclusive licensee of the patented invention and an internet address at which the contents of the adjudication will be published; and

(iv) other requirements for the grantee of adjudication to implement that which are stipulated under laws, regulations, or international treaties.

(3) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office must make a determination on the adjudication within 6 months from the date of petition.

(4) Where a petition for adjudication under Article 107(1)(v) satisfies subparagraphs (7) and (8) of the same Article and where all the documents required under subparagraph (9) of the same Article have been submitted, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office must make an adjudication for authorization unless there is a valid reason for its denial.

Article 111 Transmittal of Certified Copies of Adjudication

(1) Where an adjudication is made, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall transmit a certified copy of the adjudication to the parties and to any other persons with a registered right related to the patent.

(2) Where a certified copy of an adjudication has been transmitted to the parties under paragrapha consultation on the terms as specified in the adjudication is deemed to have been held by the parties.

Article 111bis

(1) Where a person granted an adjudication on an authorization wants to make an amendment to items specified in the adjudication according to Article 110(2)(iii), he may request the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office for such amendment with an attached document explaining the reasons for such amendment.

(2) If the Commissioner considers the request under subparagraph (1) to have legitimate grounds, he may amend such items specified in the adjudication.

(3) Article 111 shall apply mutatis mutandis to subparagraph (2) of this Article.

Article 114 Cancellation of an Adjudication

(1) Where a person is granted an adjudication on an authorization under either of the following circumstances, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may cancel the adjudication ex officio or upon the request of any interested party. However, for subparagraph(ii), such action must protect the lawful interests of the nonexclusive license:

(i) where working the patented invention is not within the purpose of the adjudication;

(ii) where the grounds for adjudicating the authorization of a nonexclusive license disappear and are considered unlikely to reoccur; or

(iii) where the person granted an adjudication violated items specified in the adjudication according to Article 110(2)(iii) or (iv) without legitimate grounds.

(2) Articles 108, 109, 110(1) and 111(1) apply mutatis mutandis to paragraph(1) of this Article.

(3) Where an adjudication is cancelled under subparagraph (1), the nonexclusive license expires as of the time.

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