Is Musical Copyrightable in Korea?

Seoul High Court (서울고등법원, equivalent to a federal/state appellate court in the U.S.) made a decision on whether a musical is a protectible subject matter under the Copyright Act of Korea. (May 22, 2007) Case number is 2006 Na 47785 (2006나47785).

The plaintiffs were the producer, the planner, and the director of the successful musical, Singing in the Rain (사랑은 비를 타고). This isn’t a musical version of the famous movie, Singing in the Rain. It’s based on the less famous movie, My Fabulous Baker Boys. (I haven’t seen it.)

The musical is still playing. Below is its poster.

Facts of the case is a little complicated. I made a chart to explain the factual relations. See the chart below. Click the thumbnail to see the original sized chart.

1. Facts

(1) Stage One: From 1995 to 1999

Three plaintiffs, Original Producer (P1), Original Planner (P2), Original Director (P3), and a Second Producer (Third Party 1) started to make the musical Singing in the Rain (the Musical).

Original Planner made a written contract (Contract 1) with Composer (Defendant 2) for composing music for the Musical.

Original Director made an oral contract (Contract 2) with Scriptwriter (Defendant 4).

Hence, musical and literary parts of the Musical were made by the Composer and the Scriptwriter.

P1, P2, P3, and Third Party 1 ran the Musical from 1995 to 1995. The Musical was commercially successful.

(2) Stage 2: Year 2001

For some reasons, P1, P2, and P3 went out of the picture after the first stage. In 2001, Second Producer (Third Party 1) contracted with Composer and Scriptwriter. Second Producer made a written contract with Composer for arrangement of the original music (Contract 3). Second Producer made a licensing contract with Scriptwriter for the use of the scripts.

Second Producer ran the show for several months in 2001. The Musical was commercially successful again.

(3) Stage 3: Year 2002

Second Producer runs the Musical again in the year 2002. Original Director (P3) comes back into play as director. Composer and Scriptwriter work again as composer and scriptwriter (or granted license to use the music and script).

The opinion of the court does not say anything about contractual relationship between Second Producer and Composer or Scriptwriter. It was irrelevant to the issue before the court.

The Musical was again commercially successful.

(4) Stage 4: Year 2006

Stage 4 was the reason why this case was litigated.

New Producer 1 (Defendant 1) and New Producer 2 (Defendant 2) suddenly have come onto the stage with no prior relationship with any of the parties mentioned above. D1 and D2 contracted with Composer for working as director/composer. They also contracted with Scriptwriter for working as script manager.

So, in Stage 4, none of the plaintiffs were in the picture. D1 and D2 only contracted with the Composer and Scriptwriter.

Hence, P1, P2, and P3 sued D1 and D2 for copyright infringement. They lost at the local court (equivalent to district court in the U.S.) and appealed.

Legal analysis will follow soon.

제일 왕족발 감자탕 사건

원판결을 보시려면 여기로. 사건번호 2006허9555 (2007. 4. 13)

1. 배경

(가) 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 원고들이 사용하는 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다라는 것을 확인하기 위한 심판이다. 상표가 등록되면 상표권이 발생하게 되고 (상표권은 자동으로 발생하는 권리가 아니고 설정등록에 의해서 발생하는 권리이다) 이렇게 발생한 상표권은 그 권리의 범위가 생긴다. 상표권의 범위란 것은 독점적으로 쓸 수 있는 표장의 범위라 할 수 있는데, 이건 등록에 의해 자동으로 결정되는 것은 아니고 추후 심판이나 소송이 있을 경우 알 수 있게 되는 추상적인 경계선이다.

이 사건처럼 ‘제일 왕족발 감자탕’ (+ 돼지 그림)이 상표로 등록되었을 때, 이 상표의 권리자는 다른 사람이 위 상표를 쓸 수 없도록 할 권리가 있다. 그뿐 아니라 등록된 상표와 유사한 표장을 쓸 수 없도록 하는 권리도 가지게 된다. 그 유사한 표장이란 어느 정도 유사한 것을 말하느냐를 판단하는 것이 권리범위확인심판(소송)에서 판사들이 하는 일이 된다.

아래에 인용하는 제일 왕족발 감자탕 사건은 제일왕족발감자탕(+ 돼지그림)을 쓰려고 하던 원고가 등록된 표장을 발견하고 등록된 표장의 권리범위가 자신이 쓰려는 표장에 미치지 않는다는 것을 확인해 달라고 제기한 소송이다.

(나) 적극적 v. 소극적 권리범위확인심판

상표권을 가진 권리자가 잠정적 침해자를 상대로 자신의 상표권이 잠정적 침해자의 표장에 미친다는 것을 확인해 달라는 심판을 적극적 권리범위확인심판이라 하며, 제일 왕족발 감자탕 사건처럼 잠정적 침해자가 원고가 되어 등록 상표의 권리 범위가 자신의 표장에 미치지 않음을 확인해 달라고 하는 심판이 소극적 권리범위확인심판이다.

절차적으로 말하자면, 권리범위확인심판은 특허청 산하 특허심판원에서 담당한다. 특허심판원은 사법기구가 아니고, 행정 기관인 특허청의 산하 기관으로 행정심판을 수행한다. 따라서 사법절차에서 말하는 1심이 아니다.

소극적 권리범위확인심판에 서는 어떤 표장을 이용하려는 사람이 자신의 표장과 유사한 등록상표의 권리범위를 명확하게 하고, 등록상표의 효력이 자신이 이용하려는 표장(확인대상표장)에 미치는지 여부를 판단하여 저촉관계 또는 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 예방하고 침해시 신속한 구제가 가능하도록 한다.

(다) 소송 절차

원고는 우선 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 제기했고, 패소했다. 이를 특허법원에 상고하여, 이번 판결이 나왔다. 절차적으로 말하자면, 특허심판원의 심결(심판에 대한 결정)의 상고는 특허법원으로 하게 되어 있다. (특허법 제186조 내지 제188조 및 제189조. 상표법 제86조 특허법 등의 준용)

2. 사실 관계

사실관계는 아주 간단하다. 원고가 위에 인용한 ‘돼지그림+제일 왕족발 감자탕'(확인대상표장)을 합법적으로 쓸 수 있기 위해 ‘돼지그림+제일 왕족발 보쌈 감자탕 상표'(등록표장)의 권리범위에 확인대상표장이 포함되는지에 대한 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 제기했고 원고 패소했다. 원고는 같은 사건을 특허법원에 상고했고, 이번 판결이 나왔다.

3. 적용되는 법

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 이러한 상표의 오인·혼동 가능성은 각 지정상품의 거래실정을 고려하여 판단하되 그 지정상품들이 그와 관련된 전문가 등 에 의하여서만 수요되거나 거래되는 특수한 상품에 해당한다고 볼 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자의 평균적인 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조).

또 한, 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품 표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품 표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조).

4. 판단

① “제일”이라는 문자는 사람의 이름으로도 사용되고, 거래계에서 특정한 상품 또는 업종을 표시하는 단어와 함께 다양한 업종과 관련하여 특정인의 상표 또는 서비스표로서 등록.사용되고 있는 점(갑 제3호증, 을 제5호증),

② “제일”이라는 문자가 일반적인 품질의 우수성을 나타낼 때에는 단지 “제일”이라는 단어만을 단독으로 사용하는 것이 아니라 “제일 맛있는”, “제일 품질 좋은”, “제일 기분 좋은”, “제일 서비스가 좋은” 등의 예와 같이 다른 성질표시적 형용사와 함께 사용되어 왔기에(경험칙), 위 양 표장에 있어서 “제일” 부분은 서비스업의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’한 것이라고 보기 어려운 점,

③ 결합상표에 있어서 각 구성 부분의 식별력의 유무 내지 강약은 단독으로 상표를 구성할 경우와 달리 다른 부분의 식별력 유무 내지 강약에 의하여 영향을 받을 수 있는바,

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 “제일”을 제외한 나머지 부분은 모두 직접적으로 서비스업의 성질을 표시하는 것으로서 전혀 식별력을 지니지 않음에 비하여, “제일” 부분은 위 ①.②와 같은 이유로 어느 정도 식별력을 인정할 수 있어, 전체 문자 부분 중 상대적으로 강한 식별력을 발휘하는 점 등에 비추어보면, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 접하는 수요자들은 “제일” 부분이 단순히 서비스업의 성질을 표하는 것으로 인식하기보다는 서비스업의 출처표시로서 인식할 것으로 보는 것이 옳다.

따라서 양 표장의 문자 부분은 모두 상대적으로 식별력이 강한 “제일” 부분이 요부라고 할 수 있고, 그 요부가 동일하므로 양 표장은 서로 유사한 표장이라 할 것이다.

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New copyright law of Korea

May I say the Copyright Act of Korea of 2006 has gone into effect will go into effect on June 1 29, 2007, or is it the Copyright Act of Korea of 2007? The law was revised in Dec. 28, 2006 but will go into effect in 2007.

The new law will probably remain to be cited as the Copyright Act of Korea. Korea does not have a numbering system similar to the US or other common law countries. But I’d say it’s fairly useful to attach the year of amendment or effective year so that people will know which copyright law they are talking about. The new Copyright Act is a total revision. There are a lot of things to be covered on the revision.

The Ministry of Culture and Tourism published a pamphlet explaining provision-by-provision on the changes. I’ll probably post on new copyright law in detail based on the pamphlet.

Hitory of Amendments/Revisions to the Copyright Act of Korea

The Copyright Act of Korea was first enacted in 1957. There have been 14 amendments, 2 out of which were total revisions. The first total revision was in 1986, the second in 2006.

Main Changes under the new Copyright Act

1. New definitions and changes to existing definitions

The concept of subject matter of copyright has been broadened. The concepts of public transmission and digital sound transmission have been introduced. Definition of publication has been amended. Definition of ‘public’ has been inserted.

2. Transmission for purpose of education is allowed.

3. Public use of undistributed compensation is allowed.

4. Copyrights of foreginers are exempt from the statutory permission. Simplification of re-permission procedure for copyrights under statutory permission.

5. Introduction of copyright certification system.

6. Scope of protectible phonograms is expanded.

7. Introduction of moral rights, distribution rights, live performance rights of performers are introduced.

8. Intensified rental rights of performers and producers of phonograms.

9. Recognition of foreign performers’ and phonogram producers’ right to request for compensation for broadcasting. (application of reciprocity)

10. Introduction of performers’ and phonogram producers’ right to request for compensation for digital sound transmission.

11. Change of the initial date of reckoning from the date of fixation to the date of publication. In effect, the duration of neighboring rights are extended.

12. New obligation on certain on-line service providers to provide technical measures to prevent illegal transmission, upon request by copyright holders.

13. New provision on the qualifications for copyright trust service and fine on illegal activities. (strenghthened duty)

14. Copyright Commission for Deliberation and Conciliation will be changed to Copyright Commission. (Simpler :)

15. Introduction of expert opinion by Copyright Commission system.

16. The Minister of Culture and Tourism is endowed with the authority to collect, dispose of, or delete illegal copies.

17. Frequent copyright infringement for profit becomes indictable without complaint. (Currently, copyright infringer may only be indicted upon complaint by the infringed copyright holder.)

This is it for brief summarization. Will go in detail.

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Excellent article on patent linkage and evergreening

Patent linkage is a regulatory scheme under which marketing approval of generic drugs isn’t granted until the expiration of original drug’s patent.

Evergreening is a extension of the period of patent protection (or patent linkage) by making use of various laws and regulatory system.

See the article below. It is very informative. It also mentions KORUS FTA.

Australia and New Zealand Health Policy | Abstract | 1743-8462-4-8 | Linkage Pharmaceutical Evergreening in Canada and Australia

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