Computer program and parallel imports

The decision by the Korea Trade Commission quoted below is on computer program and parallel imports. I’ll comment on it sometime later.

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무역위원회 의결서
2002. 6. 27

의안번호 : 제2002-15호
조사번호 : 구제 4-1-2002-3
건 명 : 컴퓨터게임 소프트웨어 수입의 상표전용사용권

침해여부 조사

무역위원회는 상기 건에 대하여 적법한 심의를 거쳐 주문과 같이 의결한다.

= 주 문 =

1. 무역위원회는 (주)비엔티와 뉴잉튼 인터랙티브에 대하여 향후 컴퓨터 게임 소프트웨어(스타크래프트 및 디아블로)의 수입행위를 중지하는 시정조치 명령을 부과할 것을 의결한다.

[ 심의요지 ]

(주)비엔티와 뉴잉튼 인터랙티브(이하 “피신청인”이라 지칭함)가 컴퓨터게임 소프트웨어(스타크래프트 및 디아블로 : 이하 “본건 게임물”이라 지칭함)를 이에 대한 국내 상표전용사용권자인 (주) 한빛소프트(이하 “신청인”이라 지칭함)의 허락없이 외국 유통업자로부터 직수입하여 국내에서 판매하는 행위에 대하여 무역위원회(이하 “위원회”라 약칭함)는 관련법규에 따라서 다음과 같이 심의하였다.

= 다 음 =

위원회는 피신청인의 병행수입 행위가 신청인의 지적재산권(상표 전용사용권)을 침해하는지 여부를 판단하기 위하여 무역조사실이 제출한 『컴퓨터게임 소프트웨어 수입의 상표전용사용권 침해여부 조사보고서』(이하 “조사보고서”라 약칭함)를 검토하였다.
동 조사보고서에 의하면, 신청인은 청소년들에게 폭발적인 인기를 끌고 있는 본건 게임물에 대하여 미국 블리자드社로부터 국내 상표 전용사용권을 설정한 자로서, 피신청인이 본건 게임물을 외국의 유통업자로부터 직수입하여 국내에서 판매하는 행위가 「불공정 무역행위조사및산업피해구제에관한법률」 제4조제1호에서 금지하고 있는 불공정한 무역행위로서 신청인의 지적재산권(상표전용사용 권)을 침해하므로 이에 대한 조사 및 적절한 조치를 요청하였다.1)
주 1) 조사보고서, pp. 1-3 참조

병행수입(parallel importation)이란, 외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 진정상품을 제3자가 국내의 상표권자 또는 상표 전용사용권자의 허락없이 수입하는 행위로서, 지금까지 이의 허용 여부에 대해서는 현행 국내법상 명시적인 실체법적 판단기준이 없는 가운데 케이스별로 판례에 의하여 부분적으로 논의되는데 그쳐 왔다.
따라서, 위원회는 국내외 제도 및 판례에 대한 심도 있는 검토를 통하여 다음과 같은 5가지의 구체적인 병행수입 허용요건을 제시2)하고, 동 요건에의 충족 혹은 합치여부를 바탕으로 본건 게임물에 대한 병행수입 허용여부를 최종적으로 판단하였다.

< 병행수입의 허용 요건 >
① 국내 상표권자등에 의한 해당 권리의 등록 여부
② 외국 상표권자와 국내 상표권자등과의 동일성 여부
③ 국내 상표권자등에 의한 해당 상품의 제조.판매 여부
④ 국내 상품과 병행수입 상품간 품질의 동일성 여부
⑤ 기존 상표권자등의 독자적인 신용(Goodwill) 형성 여부

상기 허용 요건에 따르면, 첫째, 신청인은 본건 게임물에 대하여 2002.1.22자로 대한민국 전역을 지역으로 2002.12.31까지 유효한 상 표전용사용권을 특허청에 등록하였고, 둘째, 신청인과 블리자드社간에는 동일인 관계(동일회사, 계열회사, 수입대리점)가 없는 것으로 확인되었으며, 주 2) 조사보고서, pp. 4-13 참조
셋째, 신청인은 블리자드社로부터 제공받은 마스터 CD를 이용하여 LG LCD 청주공장에서 OEM방식으로 국내 공급용 제품을 제작. 판매하고 있었고, 네째, 한글용으로 제공될 뿐만 아니라 15세 이용이 가능한 ‘틴버전’으로 제작.판매되는 신청인의 제품은 피신청인의 병행수입품과 품질의 차이가 있는 것으로 인정되었으며, 다섯째, ‘98.4월 이후에 신청인은 본건 게임물의 인지도 향상 및 유지를 위하여 전용 웹사이트 개설.운영, 전용서버 증설, 콜센터 운영등 다양한 투자를 실시함으로써 독자적인 신용(Goodwill)을 형성 하는 등 5가지 요건 모두 피신청인의 본건 게임물에 대한 병행수입
행위는 신청인의 지적재산권(상표전용사용권)을 침해하는 것으로서 금지 가능한 것으로 조사되었다3).

이에 따라, 위원회는 「불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률」 제10조의 규정에 따라 피신청인에 대하여 향후 본건 게임물에 대한 수입행위를 중지토록 하는 시정조치 명령을 부과할 것을 의결하였다.
주 3) 조사보고서, pp. 14-18 참조

[ 반 대 의 견 ]

없 음
(5명 참 석 , 전 원찬 성 )

[ 적 용 법 령 ]

불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 제4조제1호
상표법 제1조, 제50조, 제55조
지적재산권 보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한 고시(관세청)

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Examples of Color Marks

It’d be good for me and other colleagues in the blogsphere to organize examples of color marks (or disputes).

1. easyJet.com going into UK mobile phone market with orange color. easyJet.com set up easyMobile and plans to use the “same vivid orange livery as other arms of easyGroup.” Orange, a mobile company, argues it used orange first. BBC News

2. BP (British Petroleum) took action against an Irish petrol company revamping its forecourts in a shade of green similar to its own. Same source above.

3. Deutsche Telecom has been defending its magenta hues in Europe. Same source above.

4. There is an interesting case in Minnesota, USA, in which 3M sued Intertape Polymer Group, Inc. It will take some time until we know the implication of the case in color trademark.

5. US seems to protect a single color in its pure form. See Kimberly-Clark v. ValuMax case.

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Color mark and depletion of color resources

Korea amended the Trademark Act to protect marks made of a single color as trademark. The amended law will go in effect on July 2007. Relevant enforcement decrees and regulations are to be amended accordingly.

So far, there is no detailed guideline on how the examination and registration will be done by the trademark office of Korea (Korean Intellectual Property Office, KIPO).

I personally wonder whether they will register a single color per se as trademark for a product category or they will register a single color in association of a traditional visual mark. For example, there is a color with computer color code #53205 (let’s say it’s green like green tea), and suppose one wants to register color #53205 for green tea, will KIPO register #53205 as trademark for green tea?

Examples from other countries tell us different stories. see BBC News. Cadbury is a chocolate company and has been using the trademark (shown above) for very long time. The trademark is composed of “Cadbury” and purple shade. The news article says, “the rules apply in a particular area, so Cadbury’s, for example, can argue that their famous shade of purple cannot be used by other chocolate makers.” Note Cadbury can “argue.”

I should point out Section 1 of UK Trade Marks Act 1994 just to show why this has been an issue in the UK.

1. Trade marks

(1) In this Act a ‘trade mark’ means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

There is no other provision on the form of trademark than this. So, a trademark must be a sign. The next question should be whether a single color is a ‘sign.’

The amended Korea Trademark Act is clearly different. It specifically spells out ‘a color’ as a possible type of trademark. So, there is no question whether a single color is a sign. The real question is what they meant by a ‘single color.’

In Cadbury’s example, can Cadbury apply for a trademark with its purple color for chocolate in Korea? I think ‘yes’ under the amended Act. What if other chocolate company than Cadbury apply for a color trademark with purple color for chocolate in Korea? Would KIPO reject the application based on Cadbury’s prior use of the purple color in its trademark? (Suppose Cadbury has used its trademark in Korea for years.)

Cadbury has only used purple as a component of its trademark. Remind you Korea has been protecting trademarks that are composed of signs, letters, and colors.

This isn’t an easy question already.

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