Hatch-Waxman equivalent of Korea Patent Act?

It hasn’t been decided whether Article 96 of Korea Patent Act is equivalent to the Hatch-Waxman provision of the US Patent Act. Many assume Article 96 of KPA is a broader exception than the Hatch-Waxman.

Article 96 Limitations on a Patent Right

(1) The effect of a patent right does not extend to any of the following subparagraphs:
(i) working a patented invention for research or experimental purposes;
(ii) vessels, aircraft or vehicles merely passing through the Republic of Korea, or machinery, instruments, equipment or other accessories used on the vessels, aircraft or vehicles; or
(iii) articles existing in the Republic of Korea when the patent application was filed.

(2) The effects of a patent right for the invention of products used for diagnosis, therapy, alleviation, medical treatment or prevention of human disease (referred to as “medicines”) that are manufactured by mixing two or more medicines, or for the invention of processes for manufacturing medicines by mixing two or more medicines, do not extend to acts of dispensing medicines under the Pharmaceutical Affairs Act or to medicines manufactured by such acts.

Joint Ownership of Copyright in Korea

Article 2(13)

“Joint works” shall mean works created jointly by two or more persons and their respective contributions cannot be separately exploited.

Article 36 (Principles of Protection Period)

(1) Authors’ property rights in a work shall continue to subsist during the life time of an author and until the end of a period of fifty years after the death of an author, unless otherwise provided in this Section. Authors’ property rights in a work which is first being made public forty years after the death of an author and before a period of fifty years has elapsed shall continue to subsist for a period of ten years after it is being made public.

(2) Authors’ property rights in a joint work shall continue to subsist for a period of fifty years after the death of the last surviving author.

Article 15 (Authors’ Moral Rights in Joint Works)

(1) Authors’ moral rights in a joint work may not be exercised without the unanimous agreement of all the authors concerned. In this case, each of the authors may not, in bad faith, prevent the agreement from being reached.

(2) Authors of a joint work may designate one of them as a representative in the exercise of their moral rights.

(3) Limitations imposed on the representation mentioned in the preceding paragraph (2) shall not be effective against a bona fide third person.

Article 45 (Exercise of Authors’ Property Rights in Joint Works)

(1) Authors’ property rights in a joint work may not be exercised without the unanimous agreement of all the owners of authors’ property rights. Each owner of authors’ property rights shall not be entitled to transfer by assignment or pledge his share of authors’ property rights without the consent of the other authors. Each owner may not, without reasonable justification, prevent the agreement from being reached or refuse in bad faith the consent.

(2) The profit accruing from the exploitation of a joint work may be apportioned among authors according to the degrees of contribution by each author, unless otherwise stipulated. If the degree of each contribution is not clear, the profit may be equally apportioned to all the authors.

(3) The owner of authors’ property rights in a joint work may renounce his share. In the case of renunciation and death of the owner of authors’ property rights without heir, his share may be apportioned among other authors according to the ratio of their holding shares.

(4) The provisions of Paragraphs (1) and (2) of Article 15 shall apply mutatis mutandis to the exercise of authors’ property rights in a joint work. In this case, “authors’ moral rights” are considered the same as “authors’ property right”.

Article 97 (Infringement in Respect of a Joint Work)

Each author of, or each owner of authors’ property rights in, a joint work shall be entitled to make, without the consent of the other authors or owners of author’s property rights, the demand prescribed under Article 91, or demand for compensation for damages under Article 93 to his share in a joint work

Joint Ownership of Patent in Korea

Korea Patent Act

Article 99 Assignment and Joint Ownership of a Patent Right

(1) A patent right may be assigned.

(2) Where a patent right is jointly owned, the owners may not assign or pledge their individual share without the consent of the other owners.

(3) Where a patent right is jointly owned, and unless otherwise agreed in a contract of the owners, an owner may individually work the patented invention without the consent of the other owners.

(4) Where a patent right is jointly owned, an owner may not grant an exclusive license or a nonexclusive license of the patent right without the consent of the other owners.

Compare with the US Patent Act

35 U.S.C. 262 Joint Owners

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or imported the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners. (Amended Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 533(b)(3), 108 Stat. 4989.)

Korea Ginseng – GI or not?

Somebody asked me this question: Can Korea Ginseng be a geographical indication?

The answer depends on the jurisdiction. Under Korean law, the answer would be no. Under EU law, the answer might be yes or no (meaning I don’t know). Under the US law, the answer would be no.

Let’s first state a fact. Korea Ginseng is a registered trademark in Korea. However, it’s not registered as a GI in Korea. But I don’t base my answer simply on the fact.

What if somebody files an application for Korea Ginseng as GI?

Under the Agricultural Product Quality Control Act of Korea,

(1) an applicant for a GI must be a producer (or producer organization) or a processor (or processor organization) for the agricultural product (ginseng in this case) for the GI;

(2) the agricultural product (ginseng) must be well known domestically or abroad as excellent good (the threshold is very low though);

(3) the quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin; (this is TRIPS language);

(4) the product is wholly made of agricultural goods produced in the geographical region or made of the agricultural goods as its main ingredients; (compare with EC GI law)

There are some other minor things but I’ll skip it.

Briefly, the Korean GI law adopts the structure of the EC GI law but the specifics are somewhat different.

(1) The formality of GI

EC law says a GI is a ‘geographical indication’ means the name of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe an agricultural product or a food stuff. EC Reg. No. 510/2006, Art. 2.1(b)

The law reflects the custom in the EU where geographical names per se were used as brand names.

Korean law follows the TRIPS definition in terms of the formality of GI. It allows any “indication.” Most of the Korean GIs are made up of the combination of geographical names and generic product name. Korean law has more leg room in terms of formality. European GIs will definitely pass the formality requirement under Korean GI law, but I doubt the vice versa will hold.

(2) Geographical Scope

EC law says a country name can be a GI. But Korean law isn’t clear about it. This issue is tied up with the “essentially attributable” part. Can a quality, reputation, or other characteristic be essentially attributable to a country as a whole?

A quality of an agricultural product may not be essentially attributable to a country in usual cases unless the country is extremely undersized.

A reputation, however, may be essentially attributable to a country.

Other characteristic (imagine) can be essentially attributable to a country.

(3) Applicant qualification

The amended EC GI law broadens the scope of applicants. It allows a natural person, a legal person, and a producer group to be an applicant. Korean law is a little restrictive here. It allows only producer group or a producer to be an applicant. And “producer group” or a “producer” must be registered under the Agriculture Act. Ring a bell? Yeah, it can be a national treatment problem under the WTO and TRIPs.

Aside from it, can there be a producer producing ginseng in Korea under the Agriculture Act or under the EC GI law? Can there be a producer group in that sense? Negative for both. So, Korea Ginseing will fail the qualification requirement.

So, I’m very doubtful that Korea Ginseng will be registrable as GI under Korean law.

Under the EC GI law, honestly I don’t know, but I doubt it too.

Chinese law has only one provision GI, which is Article 16 of the Trademark Act of China. I doubt the single provision will cast any light on this issue.

CBO Study on R&D in the Pharmaceutical Industry

A CBO Study on R&D in the Pharmaceutical Industry was released in October 2006. It’s a very good report and it has a number of informative figures. Worth reading. It sheds lights on the peculiar characteristics of drug industry. It also tends to defend the drug industry by saying the profitability of drug industry isn’t as good as people usually think. (people think drug industry makes 2 to 3 times the money other industries make.)

One of the interesting point is that the completion of the human genome project temporarily reduced the development of innovative drugs. The report tried to explain it:

One explanation for the slowdown may be that new research technologies and capabilities-such as the industry’s shift from traditional chemical methods in randomly screening for new drug compounds to computer-automated screening-have imposed learning costs that temporarily damped research output and raised firms’ R&D costs.

If the slowdown of new drug development is a transient phenomena, it’s gonna be very interesting to see what will happen after that.

Prof. Peter Junger passed away

Veteran cyberians will know that Peter was, among other things, the
Plaintiff in Junger v. Daley. That was one of the cases (along with
EFF’s _Bernstein_ case and others) that established that computer
source code is speech, entitled to First Amendment
protection. Excerpt from the Court of Appeals’ decision:

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=6th&navby=case&no=00a0117p

> BOYCE F. MARTIN, JR., Chief Judge. This is a constitutional
> challenge to the provisions of the Export Administration
> Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-74, that regulate the export of
> encryption software. Peter D. Junger appeals the district court’s
> grant of summary judgment in favor of Secretary Daley and the other
> defendants.
>
> The district court found that encryption source code is not
> sufficiently expressive to be protected by the First Amendment,
> that the Export Administration Regulations are permissible
> content-neutral restrictions, and that the Regulations are not
> subject to a facial challenge as a prior restraint on speech.
> Subsequent to the district court’s holding and the oral arguments
> before this Court, the Bureau of Export Administration issued an
> interim final rule amending the regulations at issue. See Revisions
> to Encryption Items, 65 Fed. Reg. 2492 (2000) (to be codified at 15
> C.F.R. Parts 734, 740, 742, 770, 772, 774). Having concluded that
> the First Amendment protects computer source code, we reverse the
> district court and remand this case for further consideration of
> Junger’s constitutional claims in light of the amended regulations.

http://www.cleveland.com/printer/printer.ssf?/base/news/1164360994108030.xml&coll=2&thispage=2

Peter Junger, led Buddhist Temple, studied and taught computer law
Friday, November 24, 2006
Diane Suchetka
Plain Dealer Reporter

Peter Junger, president and religious chairman of the Cleveland
Buddhist Temple and professor emeritus at Case Western Reserve
University’s School of Law, died at his Cleveland home last week.

Junger, 73, was a computer law expert who sued the U.S. government in
1996, claiming his free-speech rights were denied because a federal
law forbid him from teaching a computer encryption program to students
from Canada or publishing it in a textbook.

The case was eventually settled. But Junger never stopped studying or
teaching computer law and dozens of other subjects.

“He read a lot,” said fellow law professor Wilbur Leatherberry. “He
was a voracious reader and an eclectic reader. He could consume all of
your time.

“Still, it was difficult to resist when he came into your office,
because he always had something interesting to say. And very often, he
could help.”

Just before he died, Junger completed an article on the patentability
of computer software, Leatherberry said. Colleagues hope to get it
published for Junger posthumously.

Junger was born in 1933, grew up in Wyoming and graduated from
Harvard University in 1955 and Harvard Law School in 1958. He worked
in real estate law in New York City from 1961 until 1970, when he
began teaching at Case.

He retired from Case in 2001 and worked as a visiting professor at the
Whittier Law School in California the following academic year. He
returned to Cleveland after that.

Over the years, he wrote articles, chapters and books on topics from
the Pentagon Papers to Buddhism and human rights.

He was named president of the Cleveland Buddhist Temple in 2003.

He had told others he had the flu recently and was found dead in his
apartment last week, apparently having died Tuesday or Wednesday.

Friends remember him roasting his own coffee beans and bringing them
to pancake breakfasts at the temple. They also remember his gourmet
cooking, love of good wine and never-ending generosity.

“He would donate things without saying why,” said Craig Horton,
resident coordinator and minister assistant at the Cleveland Buddhist
Temple, which Junger began attending about 18 years ago.

As religious chairman, Junger coordinated services at the temple. As
president, he oversaw board meetings. And he always made a point of
opening the building at Euclid Avenue and East 214th Street to others.

“He was very welcoming,” said Dean Williams, a Zen priest from another
Buddhist group who used the Cleveland Buddhist Temple for weekly
meditation and weekend retreats.

“He was just this wonderful blending of that legalistic aspect but was
not so wrapped up in it that it prevented him from being openly
compassionate.”

He loved the historic temple – founded after World War II by
Japanese-American internees – and its teachings.

“The dharma, the truth or Buddha nature, he was very serious about,”
Horton said, “and he wanted it to be spread throughout the community.”

Services will be announced later. Junger is survived by his
105-year-old mother, Genevieve, of California. He was with her on her
100th and 105th birthdays.

Plain Dealer news researcher Jo Ellen Corrigan contributed to this story.

정부 출연 연구의 활용의 걸림돌은 법규

한국 정부가 1년 동안 지출하는 R&D 예산은 약9조라고 한다. 그 액수는 미국과 비교하면 미미할지 모르지만 미국과 일본 정도만 제외하면 그다지 적은 액수가 아니다. 언론이니 정부 정책에서 “기초과학 육성”이란 말은 정말 질리도록 들어왔는데 왜 한국의 기초과학 연구는 부실한 것인가? 이건 여기서 한두 마디 할 성질의 얘기는 아니다. 그래서 조금 더 범위를 좁혀서 얘기해보자.

왜 응용(기초가 아닌) 과학의 연구는 발빠르게 나아가지 못하는가? 이것도 상당히 폭넓은 질문이므로 좀더 좁혀서 얘기해보자.

왜 정부지원 응용 과학 연구는 들어가는 돈에 비해 성과가 많이 안 나는 것처럼 보이는가?

그런데 이 질문도 꽤 폭이 넓다.

그래서 좀더 좁혀서 얘기하면,

정부지원 응용 과학 연구의 성과가 부진해 보이는 원인 중에 현행 법규는 어느 정도의 책임이 있는가?

이건 대답할만한 질문이 된다. 그리고 그 대답은 “많이 있다”이다.

일단 한국 특허법은 발명자가 2인 이상일 경우는 특허를 공동소유하게 되어 있다. 이 공동소유가 까다로운 게, 한국 특허법에서는 공동소유의 경우 공동소유자 모두의 동의가 있어야 라이센스(실시)를 할 수 있다. 이게 응당 당연해 보이는데, 그 이유는 부동산의 법제하고 비슷하기 때문이다. 법을 이렇게 만들어놓은 것은 많은 정책적 고려가 있었겠으므로 단순하게 말할 것은 아니다. 다만, 위의 질문을 대답하는 목적에서는 한국 특허법의 공동소유제도가 연구성과의 응용(라이센스)에 큰 걸림돌이 된다는 점을 지적해야겠다.

가장 큰 문제는 이른바 “공동관리규정”이라는 대통령령이 그 자체로 문제가 많을 뿐더러 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부 등에서 만든 고시와 훈령들이 일관성이 없이 산재해 있어 특허법, 공동관리규정, 그리고 각종 고시와 훈령 등이 충돌할 소지가 있고 또한 법체계가 기술 이전이나 라이센싱이 극도로 불편하도록 되어 있다는 점이다.

이 문제는 국제 과학기술 공동연구 협정 등의 포럼에서는 협상 진행이 어렵게 되는 이유가 되기도 하고, 협정이 체결된 후에도 실제 국가간 공동연구를 할 때 그 결과물을 나눠가지는 과정에서 많은 문제를 일으킬 수 있다.

결국 우리도 Bayh-Dole Act 같은 법안이 생겨나야 한다. 물론 Bayh-Dole Act를 그대로 갖다 쓰자는 말은 아님.

MS와 Novell 업무제휴는 특허소송 방지 목적

MS하고 Novell이 업무협력을 한다면 도대체 뭘 같이 할 수 있을까? 나는 소프트웨어 산업에 종사하는 사람이 아니라서 잘은 모르겠다. 그래도 MS의 윈도우즈는 시장독점적 운영체제이고 경쟁자가 나오면 어떤 수를 써서라도 죽이는 정책을 쓰는 회사다. 이건 꼭 MS를 욕할 건 아니라고 본다. 국내 대기업들도 중소기업이 특허를 내면 일단 특허를 취소시키는 것을 첫째 목표로 삼는다. 그렇게 해서 일찌감치 경쟁의 싹을 자르는 것이다. 무협지에도 나오는 얘기 아닌가? 원수를 죽일 때는 그 씨를 멸해야 한다는 게 원칙. 장래에 자라나서 나에게 복수의 칼날을 들이밀 존재는 설사 1살짜리 아기라도 없애야 한다. (근육 울퉁불퉁한 김성모 스타일 아기일지라도)

Information Week에서 다소 조심스럽게 추측기사 를 내놓았다.

The deal, announced Nov. 2, includes patent protections, support cooperation, and co-development agreements. Novell revealed the financial details of its deal with Microsoft in an 8-K filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).

Under the agreement, Microsoft will make an upfront payment of $108 million to Novell for patent protections, while Novell will pay out at least $40 million over five years to Microsoft for similar patent considerations and cooperation. The total expense to Microsoft, however, comes to $442 million, since the Redmond, Wash. developer will also pay $240 million to Novell for Linux service subscriptions it intends to dole out to customers, $60 million to market combined Windows-Linux solutions, and $34 million to set up a sales force to pitch a joint offering that includes Novell’s SuSE Linux Enterprise Server.

MS가 약 $442 million을 지출하는 셈인데, 재미있는 건 Novell도 5년 동안 $40 million을 MS에 지불한다. 이런 딜은 대규모이기 때문에 수많은 변호사가 일을 했을 것이고 여러 가지 변수들이 고려되었을 것이다. 그 중에 아마도 가장 중요한 이유가 특허가 아니었을까 하는 게 Information Week의 추측이다. Novell이 어떤 특허를 가지고 있는지도 잘 모르고 그게 MS의 제품에 어떻게 녹아들어가 있는지도 모르기 때문에 섣불리 재단할 수는 없지만, MS가 $442 million을 지불해야겠다고 판단했다면 아주 심각한 문제였을 것 같다.

특허 침해가 아니면 GPL을 위반한 계약 침해일 수도 있는데, 음 잘 모르겠군.

Technorati : 마이크로소프트 노벨

폐암 치료제 이레사는 “혁신적 신약” 아니다

폐암치료제 이레사가 혁신적 신약이 아니라는 판결이 나오면서 약값이 약간 인하될 거라 한다. 관련기사

이 부분의 법은 보건복지부와 식약청이 관할하고 있는데, 사실 내가 잘 모른다. 그리고 법 자체를 들여다 봐가지고는 잘 이해가 안 되고 그 근저에 깔려있는 복잡한 이해관계를 알아야 하기 때문에 쉽지는 않다. 그래도 아래의 내용은 쉽게 이해할 수 있다.

“약사법 제 2조 제 12항¹⁾의 규정의 의한 신약으로서 비용 또는 효과 등에서 기등재 제품과 비교하여 뚜렷이 개선된 것으로 평가되는 제품에 대하여는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이태리, 스위스, 일본(이하 ‘외국 7개국’이라 한다)의 공장도 출하가격을 평균한 금액에 부가가치세와 유통거래폭을 가산한 금액으로 산정한다.”

위 규정 중에서 비용 또는 효과 등에서 뚜렷이 개선된 것으로 평가되는 제품에 해당하는 지의 여부는 (가) 신청제품의 경제성을 입증할 수 있는 자료, (나) 신청체품의 치료효과를 입증할 수 있는 임상자료, (다) 신청제품의 연구개발 투자비용에 관한 자료, (라)기타 관련자료 중의 1개를 제출하여 이를 근거로 결정하도록 되어 있다.

또한 이 기준에도 불구하고 보건복지부장관은 건강보험의 재정 및 정책, 약제관리비용, 기타 필요하다고 인정되는 경우에는 약제전문평가위원회의 의견을 들어 상한금액을 별도로 산정할 수 있다.

소스: 모 다음 블로그

혁신적 신약일 경우 위의 선진 7개국의 약값의 평균에 맞춘다는 것이다. 그래서 혁신적 신약으로 판정이 되면 환자의 부담이 늘어난다.

이번 재판은 환자단체 및 시민단체에게는 큰 의미가 있다. 게다가 국내 최대 로펌인 김앤장이 대리한 다국적제약회사를 상대로 거둔 승리이니만큼…

암 치료제가 계속 개발되고 있는 요즈음 더욱 의미가 있는 사건이다.

저작권의 발생시점 – 음악의 경우 – 한국법(2)

이전 글: 저작권의 발생시점 – 음악의 경우- 한국법

박피아니스트는 곡을 만든 사람이 아니기 때문에 곡에 대한 저작권은 가지지 못한다.
하지만, 실연자로서의 권리가 발생한다. 저작권법 제2조 제5호는 “실연자”를 “실연을 하는 자 및 실연을 지휘, 연출 또는 감독하는 자”로 정의한다. 박피아니스트는 실연자의 정의에 부합한다.

실연자의 권리는 저작권이 아니다. “저작인접권”이라 하여 저작권과 별도로 규정하고 있다. 이는 저작인접권(실연, 방송, 음반제작)을 저작권보다 제한적인 권리로 보호하기 위한 것이다. 이 설명은 역시 오승종, 이해완의 “저작권법”에 나오는 말이다. 근데, 나는 다른 한 가지 이유가 더 있다고 본다. 한국 저작권법에는 저작물이 고착(fixation)되어야 한다는 요구조건이 없다. 이는 일본 저작권법도 그러하다. 독일 저작권법은 보지를 않아서 모르겠다. 그래서 대륙법 체계가 다 그런지에 대해서는 말을 못하겠다. 반면 미국 저작권법은 저작물이 tangible medium에 고착되어야 저작물(work of authorship, 용어의 미묘한 차이도 중요하다)이 될 수 있다는 요구조건이 있다.

저작권 발생 시점 – 음악의 경우 – 한국법

저작권 발생 시점 – 음악의 경우에 대해 한국법은 어떻게 정하고 있는가 하는 글이다.

한국 저작권법은 “음악저작물”을 저작물의 한 종류로 보호하고 있다. “음악저작물”이란 단어는 한국 저작권법에서 단 두 번 나온다. 그 중 제4조가 음악저작물을 저작물의 일종으로 예시하고 있다.

제4조 (저작물의 예시등) ①이 법에서 말하는 저작물을 예시하면 다음과 같다. 1. 소설·시·논문·강연·연술·각본 그 밖의 어문저작물
2. 음악저작물
3. 연극 및 무용·무언극 등을 포함하는 연극저작물
4. 회화·서예·조각·공예·응용미술저작물 그 밖의 미술저작물
5. 건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서를 포함하는 건축저작물
6. 사진 및 이와 유사한 제작방법으로 작성된 것을 포함하는 사진저작물
7. 영상저작물
8. 지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물
9. 컴퓨터프로그램저작물

②제1항제9호의 규정에 의한 컴퓨터프로그램저작물의 보호등에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

이 “음악저작물”이 무엇인가에 대한 정의는? 없다!!

내가 가지고 있는 오승종, 이해완 공저의 저작권법에는 “음악저작물”은 음에 의하여 표현되는 저작물이다라고 되어 있다. 이게 한국 저작권법을 저작권 학습의 첫 걸음으로 삼는 사람에게는 명확하게 와닿는 것인지 모르겠지만, 비교법학적으로 볼 때, 그리고 다른 법체계(영미법)에서 저작권법을 공부한 후 한국 저작권법을 공부한 사람에게는 이 정의가 좀 황당하게 느껴질 수 있다. 더군다나 한국 저작권법은 저작물의 요건으로 “고착(fixation)”을 요구하지 않는다는 것과 결합하면 더욱 혼동되게 된다.

“음”이란 소리이고, 소리는 공기의 진동이다. 그렇다면 악기를 이용하여(그게 무슨 악기이든지) 소리를 내는 순간에 음악저작물이 만들어진다는 것이 한국 저작권법에서 얻게 되는 결론이다. 즉, 김작곡가는 자신이 구상한 악상을 피아노에 앉아서 치는 순간에 음악저작물을 만든 셈이 된다. 이건 나중에 비교할 미국법에서의 결론과는 아주 다르다.

자, 그럼 김작곡가의 곡을 박피아니스트가 연주했을 때 박피아니스트에게는 어떤 권리가 생기는가? 박피아니스트는 그 곡에 대한 저작권을 가지는가?

저작권 발생 시점 – 음악의 경우

저작권법 책을 열면 가장 먼저 (혹은 두번째) 나오는 부분이 저작물에 대한 설명이다. 이 부분을 이해하는 것이 저작권법을 이해하는 데 가장 중요하다고 감히 말할 수 있다. And take my words for it, it’s never easy to understand subject matter of copyright (in the U.S.) or works (in Korea).

음악저작물의 경우 어떤 시점에서 저작권이 발생하는지를 “비교법학적으로” (ㅋㅋㅋ) 알아보자.

우선 사실 관계를 보자.

(1) 김작곡가가 방에서 뒹굴뒹굴대다가 머리 속에 악상이 떠올랐다. 그래서 “혼자서” 피아노로 쳐보면서 조금씩 악상을 가다듬었다.

(2) 곡이 만족할 정도가 되자 김작곡가는 오선지에 음악을 그려넣었다.

(3) 다음날 오후 김작곡가는 자기가 가르치는 학생들을 불러다 놓고 박피아니스트에게 그 곡을 쳐보게 한다.

(4) 반응이 좋자 김작곡가는 음반사와 계약을 맺고 음반을 만들기로 한다.

(5) 김작곡가는 박피아니스트와 함께 음반사의 스튜디오로 가서 음악을 녹음한다. 음반 녹음 엔지니어는 국내 최고라 평가받는 최엔지니어이다.

위의 사실 관계는 별 이변이 없는 한 음반이 발매되는 데 밟아나갈 일반적인 과정들이다.

위 사실 관계에서 김작곡가에게 발생한 저작권은 어떤 것이고 어느 시점에서 저작권이 발생했는가?

같은 사실 관계에서 박피아니스트에게 발생한 저작권은 어떤 것이고 어느 시점에서 저작권이 발생했는가?

같은 사실관계에서 최엔지니어에게 발생한 저작권은 어떤 것이고 어느 시점에서 저작권이 발생했는가?

같은 사실관계에서 음반사에게 발생한 저작권은 어떤 것이고 어느 시점에서 저작권이 발생했는가?

이거 뭐 문제집처럼 됐네.

미국 – 호주 FTA 지재권 분야 분석 (1)

Provisional list of contents

(1) 미국 – 호주 FTA 지재권 협상 결과

(2) 협상 전후의 chronology

(3) FTA를 반영하기 위한 호주 국내법 변경

(4) FTA를 반영하기 위한 미국 국내법 변경

(5) FTA가 저작권에 가지는 함의

(6) FTA가 특허에 가지는 함의

(7) FTA가 상표에 가지는 함의

(8) FTA가 지리적표시에 가지는 함의

(9) FTA가 다른 저작권에 가지는 함의

스타벅스 상표분쟁 피고 대리인

스타벅스 상표분쟁 4 (내가 임의로 붙인 번호인데,이 사건은 2005년에 선고된 것이다)에서 피고를 대리했던 법무법인 해냄의 웹사이트에 가보니 자랑스럽게 기사를 걸어 놓았다. 스타벅스의 상표분쟁들이 상표 소송 전략상 교훈이 있으므로 대리인에 대한 정보도 올려본다.

원문

스타벅스, 상표권 분쟁 패소 2005-04-08

‘미와 사랑의 여신’에 콧대 꺾인 골리앗
“비슷하지만 닮은 꼴 아니다” 국내 커피체인 엘프레야 손 들어줘

세계 최대의 커피체인 업체인 스타벅스가 한국에서 자존심을 구겼다. 국내의 한 중소형 커피체인 업체인 엘프레야(대표이사 김우기)와 벌인 상표권 분쟁에서 패한 것이다.

특허법원 특허2부(이성호 부장판사)는 3월 18일 스타벅스가 엘프레야를 상대로 낸 상표등록 무효소송에 대해 ‘이유 없다’며 기각 판결을 내렸다. 스타벅스는 엘프레야의 상표가 자사의 상표와 유사해 소비자들에게 혼동을 일으킨다며 2003년 10월 특허심판원에 상표등록 무효심판을 청구했다가 지난해 8월 기각 당하자 이에 불복해 항소한 바 있다.

이번 사건의 승패를 가른 쟁점은 두 가지로 압축된다. 먼저 두 상표의 ‘유사성’이다. 스타벅스 측의 주장은 이랬다. 엘프레야 측의 상표가 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 지녔고, 두 원 사이에는 문자와 별을 배치했으며, 작은 원 내부에 여신의 형상을 표시하는 등 스타벅스의 상표와 매우 흡사하다는 것이다.

하지만 이에 대해 재판부는 “두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고, 원과 원 사이에 문자 및 별을 배치했으며, 작은 동심원 내부에 여신의 형상을 표시한 점에서 일부 유사성의 소지가 있다”면서도 “상표의 문자가 ‘STARPREYA COFFEE’와 ‘STARBUCKS COFFEE’로 서로 다른 데다 여신의 형상 또한 우측면과 정면 등으로 달라 두 상표는 유사하지 않은 것으로 봐야 한다”고 판단했다.

“동심원 등 커피체인 업계서 널리 사용”

재판부는 또 “두 개의 동심원을 구성하고 동심원 사이에 상호나 문자 등을 배치하는 상표는 커피 체인업계 등에서 널리 사용된다”며 “일부 구성이나 모티브의 유사성만으로 엘프레야 상표가 스타벅스 상표를 연상케 하거나 오인ㆍ혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어렵다”고 판결문에서 밝혔다.

두 번째 쟁점은 ‘저명권’이었다. 엘프레야의 상표가 출원ㆍ등록된 시점에 스타벅스의 상표가 일반에 널리 알려져 있었는지 여부를 판단하는 문제다. 재판부는 이에 대해서도 “엘프레야 상표의 등록일(2003년 8월) 전에 스타벅스의 국내 점포는 서울의 6곳에 국한돼 있었으며, 매출액도 그다지 크지 않았던 점에 비춰 스타벅스의 상표 또는 상품이 특정인의 것으로 알려져 있었다고 보기에는 부족하다”고 명시했다.

엘프레야 측 소송 대리인인 이정익 변리사는 “이번 특허법원의 판결은 이전의 특허심판원 기각 결정과 당초 특허청에서 등록을 해준 것과 똑같은 견해를 재확인한 것”이라며 “설사 스타벅스 측이 상고를 결정하더라도 대법원에 가서 달라질 일은 없을 것으로 본다”고 말했다.

한편 다윗과 골리앗의 싸움에서 이긴 엘프레야 김우기 대표는 “법인 설립 때부터 미와 사랑의 여신 프레야를 기업 정신의 모티브로 삼았다”며 “우리 상표에 대해 추호의 거리낌도 없었고 진실은 밝혀질 것이라고 믿었기 때문에 어려운 싸움을 헤쳐 나올 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

[주간한국 2005/04/06]

스타벅스 상표 분쟁 정리 예고

내가 지금까지 찾을수 있었던 스타벅스의 상표 관련 분쟁은 5건이다. 그런데 2002년에 선고된 특허법원 판결은 웹에서 구할수 없어 판결문 신청을 해놓은 상태이다. 그게 들어오면 컬렉션이 완성될듯. 그러고 나서 5건의 상표 분쟁을 정리해서 올릴 생각이다. 이 일련의 분쟁들은 상표권 분쟁의 전략적인 면에서도 살펴볼 가치가 있다.

스타벅스 상표 분쟁 1

대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1272 판결 【거절사정】
[공1996.2.15.(4),552]

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【판시사항】

[1] 상표 “STARBUCKS“와 “STARBURST“의 유사 여부

[2] 이의신청인이 거절사정 후 이의신청을 취소하는 의사표시를 한 경우, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의한 거절사정을 반드시 취소하여야 하는지 여부

【판결요지】

[1] 본원상표 “STARBUCKS”와 인용상표

[인용상표]는 모두 영문자로만 구성된 문자상표로서 문자의 구성 면에서도 일견하여 볼 때 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 앞부분에서 중간 부분까지가 동일하고 뒷부분에서 “CKS”와 “RST”의 차이밖에 없어 전체적으로 일견하여 구별하기가 어렵고, 호칭 면에서도 본원상표는 “스타벅스”라 호칭될 것인 데 비하여 인용상표는 “스타버스트”로 호칭된다 할 것이므로 유사하게 청감됨을 부인하기 어려우며, 관념에 있어서는 양 상표 다같이 특정된 관념을 연상시키기 어려운 조어상표로서 대비할 바 못된다 할 것이므로 양 상표는 전체적으로 볼 때 외관 및 칭호가 유사하여 동일·유사한 지정상품에 다같이 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다.

[2] 상표등록출원공고에 대한 이의신청은 누구든지 할 수 있는 것이고 심사관은 상표등록출원공고 후 직권에 의해 거절사정할 수도 있는 것이므로(상표법 제28조), 공익적 부등록사유에 해당하는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록출원을 거절하는 이상 이의신청인이 후에 이의신청과 다른 의사표시를 하였다 하여 반드시 그 등록을 받아주어야 하는 것은 아니다.

【참조조문】

[1]상표법 제7조 제1항 제7호/ [2]상표법 제7조 제1항 제7호,제25조,제28조

【참조판례】
[1]대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648),대법원 1995. 9. 15. 선고 95후644 판결(공1995하, 3404),대법원 1995. 11. 10. 선고 95후1005 판결(공1995하, 3917)

【전 문】

【출원인,상고인】 스타벅스 코포레이션 (소송대리인 변리사 김영철)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심결】 특허청 1995. 6. 26.자 94항원423 심결

【주문】

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이유】

상고이유를 본다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은본원상표 “STARBUCKS”와 선등록된 인용상표(등록 제162617호)와의 유사 여부에 관하여, 양 상표는 모두 영문자로만 구성된 문자상표로서 문자의 구성 면에서도 일견하여 볼 때 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 앞부분에서 중간 부분까지가 동일하고 뒷부분에서 “CKS”와 “RST”의 차이밖에 없어 전체적으로 일견하여 구별하기가 어렵고, 호칭 면에서도 본원상표는 “스타벅스”라 호칭될 것인 데 비하여 인용상표는 “스타버스트”로 호칭된다 할 것이므로 유사하게 청감됨을 부인하기 어려우며, 관념에 있어서는 양 상표 다같이 특정된 관념을 연상시키기 어려운 조어상표로서 대비할 바 못된다 할 것이므로 양 상표는 전체적으로 볼 때 외관 및 칭호가 유사하여 동일·유사한 지정상품에 다같이 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 판단하고 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 인정과 판단은 옳은 것으로 여겨지고, 거기에 소론과 같은 상표의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 소론이 들고 있는 대법원 판결들은 이 사건과 사안이 달라서 원용하기에 적절하지 않다. 논지는 이유 없다.

2. 또한 소론은 본원상표에 대하여 이의신청을 제기하였던 인용상표권자인 마아즈 인코포에이티드가 이 사건 거절사정 후에 본원상표의 등록에 하등의 이의가 없다는 의사표시를 하였음에도 원심이 이 사건 거절사정을 취소하지 아니한 것은 잘못이라는 취지이나,상표등록출원공고에 대한 이의신청은 누구든지 할 수 있는 것이고 심사관은 상표등록출원공고 후 직권에 의해 거절사정할 수도 있는 것이므로(상표법 제28조), 공익적 부등록사유에 해당하는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록출원을 거절하는 이상 이의신청인이 후에 이의신청과 다른 의사표시를 하였다 하여 반드시 그 등록을 받아주어야 하는 것은 아니라 할 것이므로소론 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 천경송(재판장) 지창권 신성택(주심)

스타벅스 상표 분쟁 5

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2006허5072 등록무효(상)

원 고 스타벅스 코포레이션 디/비/에이 스타벅스 커피 컴퍼니

미국,

대표자 데이비드 엠. 랜도우

소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 이현석

피 고 주식회사 엘프레야

서울 영등포구

대표이사 김우기

소송대리인 변리사 이정익

변 론 종 결 2006. 9. 6.

판 결 선 고 2006. 9. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2006. 5. 1. 2005당2459호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 원고의 아래 다항 기재 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 동일하다는 등의 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 7, 10, 11, 12호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 유사하지 아니하고 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제7, 10, 11, 12호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표가 공서양속에 저촉된다고 볼 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당하지 아니하여 상표등록무효사유가 존재하지 아니한다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 2. 16./2005. 8. 30./제629689호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 커피(상품류 구분 제30류)

(4) 권리자 : 피고

다. 선등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 1996. 9. 30./1998. 8. 11./제415373호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 커피(구 상품류 구분 제5류, 나머지 지정상품 생략)

(4) 권리자 : 원고

[인정근거 : 다툼 없는 사실]

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장과 지정상품이 각각 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 주지·저명상표인 선등록상표를 모방하여 선등록상표의 명성에 무임승차하려는 의도로 출원된 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 표장 에 해당한다.

다. 이 사건 등록상표는 그 모티브, 아이디어가 선등록상표와 동일하여 주지·저명상표인 선등록상표나 그 지정상품을 용이하게 연상되게 하거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 인정되게 하여 상품의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 , 상표법 제7조 제1항 제11호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 각각 해당한다.

라. 선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 원고의 상표로서 널리 알려진 주지 저명한 상표이었고, 이 사건 등록상표는 주지·저명상표인 선등록상표의 주지·저명성에 편승하려는 의도로 출원되었으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 에 각각 해당한다.

마. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표는 STAR 와 PREYA 의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표는 STAR 와 BUCKS 의 결합으로 구성된 상표로서 그 외관이 다르고, PREYA 와 BUCKS 가 특별한 의미를 가진 것이 아니므로, 양 상표는 대비할 만한 관념을 가지고 있지 않다.

그리고 양 상표의 STAR 부분은 국내에서 일반적으로 쓰이는 단어이어서 그 식별력이 상당히 약한 것으로 보일 뿐 아니라, 양 상표는 모두 영문자를 띄움 없이 붙여서 이루어진 것들이다. 그러므로, 이 사건 등록상표는 스타프레야 , 선등록상표는 스타벅스 로 호칭될 것으로 보일 뿐, 이 사건 등록상표의 경우에 스타 나 프레야 로 분리되어 불리거나, 선등록상표의 경우에 스타 나 벅스 로 분리되어 불릴 것으로 보이지 아니하므로, 양 상표는 그 호칭에 있어서도 커다란 차이를 가지고 있다.

따라서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 선등록상표를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면 양 상표는 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이므로 동일·유사한 상표로 볼 수 없다.

한편 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당한다는 원고의 이 부분 주장은 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하다는 것을 전제로 하고 있으므로, 위와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사하지 아니하다고 판단한 이상, 원고의 이 부분 주장은 나머지 부분에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고, 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있을 뿐만 아니라, 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방한 것으로 인정할 자료도 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우, 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없고(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이며(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975,3982 판결 참조), 위 규정을 적용함에 있어서 선등록상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 등록상표의 출원시이다(상표법 제7조 제2항 참조).

그러므로 먼저 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지·저명상표에 해당하였는지 여부에 관하여 살피건대, 원고의 주장과 같이 원고가 1999년에 서울에서 이대점을 개설한 이래 이 사건 등록상표의 출원일에 근접하는 2003년말 당시 전국에 개설된 원고의 매장이 83개에 이르렀고, 2003년 한 해 동안의 국내 매출액이 약 550억원에 이르렀으며, 2003년 대한상공회의소가 주최하고 산업자원부가 후원한 제8회 한국유통대상 전문점 부문 금상을 원고가 수상하고, 2003. 12. 26. 동아일보의 좋아하는 커피전문점 조사결과 응답자의 58.9%가 제일 좋아하는 커피 전문점으로 원고의 매장을 선택하였으며, 2000. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 국내 일간신문, 시사잡지, TV 뉴스 등에 선등록상표가 2,097회 등장하였다는 것 등이 사실이라고 하더라도, 그것만으로는 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지 상태에 이르렀는지는 별론으로 하고, 저명의 상태에까지 이르렀다고 하기는 어렵다.

그 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고, 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 모티브와 아이디어 및 구성을 비교하여 보아도 이 사건 등록상표에서 선등록상표 또는 그 지정상품이 용이하게 연상되거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킨다고 볼 수도 없다.

따라서 원고의 이 부분 주장 역시 어느 모로 보나 이유 없다.

라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하는지 여부

등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조).

그런데 이 사건 등록상표가 선등록상표와 동일하거나 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같고, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 선등록상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 것으로 인정하기에 부족하다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 무효사유가 있다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이기택 _________________________

판사 우라옥 _________________________

판사 노갑식 _________________________

스타벅스 상표분쟁 4

특 허 법 원
제 2 부
판 결

사 건 2005허7125 등록무효(상)

원 고 스타벅스 코포레이션 디비에이 스타벅스 커피 컴퍼니 (Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company) 미합중국 워싱턴주 대표자
소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 정종국

피 고 주식회사 마고스 서울 강남구 대표이사
소송대리인 변리사 박윤정

변 론 종 결2005. 10. 28.
판 결 선 고2005. 11. 18.

주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지
특허심판원이 2005. 7. 27. 2005당3호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 심결의 경위

가. 피고는 아래 다항 기재 서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)의 권리자인데, 원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 아래 라항 기재 서비스표(이하 ‘비교대상서비스표’라고 한다)와 유사하고, 그 지정서비스업도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 내지 12호, 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유를 내세워, 2005. 1. 3. 서비스표 등록무효심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고 큰 원과 작은 원 사이에 영문자로 상단에는 상호를, 하단에는 “(ESPRESSO) COFFEE”를 표시하고 동심원 내부에는 추상적인 사람의 형태를 배치하고 있는 점에서 일부 유사하나, 그와 같이 두개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 있는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태의 하나로서 그 식별력이 없거나 약하므로 나머지 영문자로 된 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 및 중앙부분의 도형이 유사 여부 판단의 대상이 된다 할 것인데, 이 부분을 서로 대비해 보면 외관, 호칭, 관념 면에서 서로 달라 양 서비스표는 서로 유사하지 않은 서비스표에 해당하므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다는 이유로, 2005. 7. 27. 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 등록서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 2001. 7. 14./2004. 11. 5.
③ 등록번호 : 제107932
④ 지정상품 : 서비스업류 구분 제43류의 “커피판매전문점업”

라. 비교대상서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 1996. 9. 11./1998. 12. 16.
③ 등록번호 : 제50930호
④ 지정상품 : 구 서비스업류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제112류의 “소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑 및 기
타 시설 또는 설비의 운영 및 프랜차이징과 관련된 서비스업, 캐리아웃용 식품의 조리 및 판매대행서비스업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토
랑, 시설 및 설비의 디자인업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑, 시설 및 설비의 경영 및 운영 종사자의 양성서비스업, 레스토랑업, 카페업,
카페테리아업, 스넥바아업, 커피바아업, 우편판매대행서비스업”
⑤ 상표권자 : 원고

【증거 : 다툼 없음】

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 ① 큰 원 내부에 작은 원을 배치하되 그 간격이 거의 동일한 점, ② 두 원 사이 중앙부 양쪽에 두 개의 별 모양 도형을 배치하고 있는 점, ③ 큰 원과 작은 원 사이의 별 모양을 경계로 하여 윗부분과 아랫부분에 문자를 각 배치하고 있는 점, ④ 작은 원 내부에 사람의 얼굴 및 상반신 형상을 배치하고 있는 점 등을 고려할 때 그 전체적인 구성방식이 동일하고, 또한 ⑤ 작은 원 내부의 사람은 모두 별 모양의 도형이 표시된 모자 또는 왕관을 쓰고 있는 점, ⑥ 작은 원 내부의 사람의 얼굴 및 상반신 형상이 만화 등에서 보는 것처럼 간략화하여 표현되어 있는 점 등에서 동일하여 양 서비스표는 외관의 면에서 매우 유사하므로 전체적, 이격적으로 볼 때 서로 유사한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 “커피판매전문업”과 비교대상서비스표의 지정서비스업인 “커피바아업, 레스토랑업, 카페업” 등은 또한 서로 동일?유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 비교대상서비스표는 원고의 서비스표로서 일반 수요자들에게 널리 알려진 주지, 저명한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표는 이러한 비교대상서비스표와 매우 유사하여 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 보고 원고의 것으로 오인,혼동하거나 또는 원고와 경제적인 연관관계가 있는 자에 의해 사용되는 것으로 오인?혼동할 위험이 매우 크고, 또한 그로 인하여 공정한 경쟁질서를 저해할 위험도 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제4호에도 해당한다.

(3) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 동일?유사한 정도에 이르지 않는다고 하더라도 전체적인 구성의 모티브, 아이디어 등에 있어서 완전히 동일하여 일반 수요자들은 이 사건 등록서비스표를 보고 비교대상서비스표를 용이하게 연상하거나 비교대상서비스표 또는 원고의 서비스와 밀접한 관련성이 있는 것으로 오인?혼동할 가능성이 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당한다.

(4) 이 사건 등록서비스표는 비교대상서비스표와 완전히 동일한 구성방식을 취하고 있음에 비추어 볼 때, 비교대상서비스표의 주지?저명성에 편승하기 위한 모방 서비스표임이 분명하므로 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다.

나. 판단

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표의 유사 여부

이 사건 등록서비스표는 “”와 같이 크고 작은 두 개의 흰색 원이 결합되어 안쪽의 원에는 특이한 형상의 상의 및 마법사 모자를 착용하고 있는 홍갈색의 고대 남성{기사(騎士), 마술사, 광대 등}이, 안쪽 원과 바깥쪽 원의 사이에는 피고의 상호로 보이는 영문자 ‘MAGOS’가 그 상단에, 일반 수요자들에게 진한 커피의 일종으로 인식되어 있는 ‘에스프레소 커피’의 영문 표기인 ‘ESPRESSO COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간 부위에 밤송이의 형상이 각 표기된 것인데 비해, 비교대상서비스표는
“”와 같이 이 사건 등록서비스표와 동일한 도형에 검정색을 바탕으로 하여 안쪽의 원에는 왕관을 쓴 고대 여성의 형상이, 바깥쪽의 원에는 원고의 상호인 영문자 ‘STARBUCKS’가 그 상단에, ‘커피’의 영문자인 ‘COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간에 별의 형상이 각 표기되어 있는바, 양 서비스표를 대비하여 보면 우선 외관에 있
어 양 서비스표 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥쪽의 원과 안쪽의 원 사이에 영문자가 표기되어 있다는 점에서는 그 구성방식이 동일하여 일부 유사한 면이 있으나, 위와 같이 두 개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 그 두 원 사이에 별 모양이나 영문자를 표기하는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태임이 인정되므로(증거 : 을 제1호증의 1 내지 40), 위와 같은 구성방식의 유사성만으로 양 서비스표가 유사하다고 보기는 어렵고, 반면에 양 서비스표는 요부인 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 영문자 부분 및 중앙 부분의 도형(사람의 형상)이 서로 달라 전체적인 외관이 서로 다르고, 호칭 및 관념의 면에서 양 서비스표는 도형과 영문자로 구분된 각각에 의하여 이를 분리관찰하는 것이 거래상 부자연스럽다 할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이를 각 부분으로 분리관찰하는 것이 가능하므로 이 사건 등록서비스표는 ’MAGOS‘로, 비교대상서비스표는 ’STARBUKCS‘로 각 호칭될 것인데, 위 두 단어는 모두 영한사전에 나와 있지 않은 조어로서 표기된 철자대로 발음될 것이므로 이 사건 등록서비스표는 ’마고스‘로, 비교대상서비스표는 ’스타벅스‘로 서로 다르게 호칭될 것이며, 양 서비스표 모두 영문자에 의한 관념대비는 불가능하나 중앙의 도형에 의해 이 사건 등록서비스표는 ’고대 남성(기사, 광대, 마술사 등)의 형상‘으로, 비교대상서비스표는 ’왕관을 쓰고 있는 고대 여성의 형상‘으로 일반 수요자에게 인식될 것이므로 전체적인 관념도 서로 유사하지 않아, 결국 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 달라 전체적으로 서로 비유사한 서비스표에 해당한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

따라서 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 서로 유사하지 않은 이상 그 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

(3) 상표법 제7조 제4호, 제9호, 제11호, 제12호 해당 여부

이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하기 위해서는 비교대상서비스표와 표장이 동일 또는 유사함을 전제로 하여야 하는바, 이 사건 등록서비스표가 비교대상서비스표와 그 표장이 동일 또는 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하지 않음은 명백하다.

(4) 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

어떤 서비스표가 그 자체로서는 타인의 서비스표와 유사하지 아니하여도 그 타인의 서비스표가 주지?저명한 상품, 서비스업에 사용되는 것이고, 양 서비스표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 서비스표에서 타인의 저명서비스표 또는 서비스업 등이 용이하게 연상되거나 타인의 서비스표 또는 서비스업 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 서비스의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호, 제2조 제3항에 해당하여 등록될 수 없는바(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥 원과 안쪽의 원 사이에 별 모양 등이나 영문자가 각 표기되어 있다는 점에서 구성의 모티브, 아이디어 등이 일부 동일한 면이 있으나, 이러한 구성방식은 위에서 본 바와 같이 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되는 형태일 뿐 아니라, 위에서 본 양 서비스표의 외관상의 차이를 감안해 보면, 이 사건 등록서비스표로부터 비교대상서비스표가 용이하게 연상된다고 인정하기 어렵고, 나아가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시(2001. 7. 14.)를 기준으로 비교대상서비스표가 국내에서 주지?저명한지 여부에 관하여 보더라도 이를 입증하기 위해 원고가 제출한 증거들 중 갑 제5, 6호증(각 원고의 인터넷웹사이트 출력물), 갑 제7호증(원고의 2003년도 재무현황 인터넷 출력물), 갑 제8호증의 1 내지 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제10호증(원고의 외국 상표등록현황)은 외국 특히 미국에서의 비교대상서비스표에 대한 인지도를 나타내는 것일 뿐 위 출원 당시 국내에서 비교대상서비스표가 저명성을 획득하였는지 여부를 알 수 없는 자료들이며, 갑 제9호증의 1, 2(인터넷 출력물), 갑 제12호증의 2, 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제13호증의 1(잡지기사), 2 내지 4(신문기사 인터넷 출력물), 갑 제14호증의 1 내지 4(신문기사 인터넷 출력물)는 이 사건 등록서비스표의 출원시점 이후의 것일 뿐 아니라 그 내용 중에는 원고의 사업에 대한 단순한 동향보도가 나열되어 있는 정도여서 비교대상서비스표의 저명성 여부를 입증하기 위한 자료로 보기에는 부족하고, 갑 제11호증(스타벅스 국내 상표등록현황)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점
이전에 비교대상서비스표와 동일한 표장 “”이 ‘커피, 커피전문점’ 등 커피와 밀접한 관련이 있는 상품 등에 대해 9개 정도 등록되었음을 나타내는 자료이며, 갑
제12호증의 1(신문기사)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점까지의 비교대상서비스표의 당해년도 매출액이 약 130억원 정도임을 추산해 볼 수 있는 자료에 불과하여, 위와 같은 자료들만으로는 비교대상서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원시점에 당해업계(커피전문점업계)를 넘어 이종업계의 국내 수요자에게까지 널리 알려져 주지?저명성을 획득하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

다. 소결

따라서 원고의 위 각 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이성호 _________________________

판사 이회기 _________________________

판사 박정희 _________________________