스타벅스 상표분쟁 4

특 허 법 원
제 2 부
판 결

사 건 2005허7125 등록무효(상)

원 고 스타벅스 코포레이션 디비에이 스타벅스 커피 컴퍼니 (Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company) 미합중국 워싱턴주 대표자
소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 정종국

피 고 주식회사 마고스 서울 강남구 대표이사
소송대리인 변리사 박윤정

변 론 종 결2005. 10. 28.
판 결 선 고2005. 11. 18.

주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지
특허심판원이 2005. 7. 27. 2005당3호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 심결의 경위

가. 피고는 아래 다항 기재 서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)의 권리자인데, 원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 아래 라항 기재 서비스표(이하 ‘비교대상서비스표’라고 한다)와 유사하고, 그 지정서비스업도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 내지 12호, 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유를 내세워, 2005. 1. 3. 서비스표 등록무효심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고 큰 원과 작은 원 사이에 영문자로 상단에는 상호를, 하단에는 “(ESPRESSO) COFFEE”를 표시하고 동심원 내부에는 추상적인 사람의 형태를 배치하고 있는 점에서 일부 유사하나, 그와 같이 두개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 있는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태의 하나로서 그 식별력이 없거나 약하므로 나머지 영문자로 된 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 및 중앙부분의 도형이 유사 여부 판단의 대상이 된다 할 것인데, 이 부분을 서로 대비해 보면 외관, 호칭, 관념 면에서 서로 달라 양 서비스표는 서로 유사하지 않은 서비스표에 해당하므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다는 이유로, 2005. 7. 27. 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 등록서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 2001. 7. 14./2004. 11. 5.
③ 등록번호 : 제107932
④ 지정상품 : 서비스업류 구분 제43류의 “커피판매전문점업”


라. 비교대상서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 1996. 9. 11./1998. 12. 16.
③ 등록번호 : 제50930호
④ 지정상품 : 구 서비스업류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제112류의 “소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑 및 기
타 시설 또는 설비의 운영 및 프랜차이징과 관련된 서비스업, 캐리아웃용 식품의 조리 및 판매대행서비스업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토
랑, 시설 및 설비의 디자인업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑, 시설 및 설비의 경영 및 운영 종사자의 양성서비스업, 레스토랑업, 카페업,
카페테리아업, 스넥바아업, 커피바아업, 우편판매대행서비스업”
⑤ 상표권자 : 원고


【증거 : 다툼 없음】

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 ① 큰 원 내부에 작은 원을 배치하되 그 간격이 거의 동일한 점, ② 두 원 사이 중앙부 양쪽에 두 개의 별 모양 도형을 배치하고 있는 점, ③ 큰 원과 작은 원 사이의 별 모양을 경계로 하여 윗부분과 아랫부분에 문자를 각 배치하고 있는 점, ④ 작은 원 내부에 사람의 얼굴 및 상반신 형상을 배치하고 있는 점 등을 고려할 때 그 전체적인 구성방식이 동일하고, 또한 ⑤ 작은 원 내부의 사람은 모두 별 모양의 도형이 표시된 모자 또는 왕관을 쓰고 있는 점, ⑥ 작은 원 내부의 사람의 얼굴 및 상반신 형상이 만화 등에서 보는 것처럼 간략화하여 표현되어 있는 점 등에서 동일하여 양 서비스표는 외관의 면에서 매우 유사하므로 전체적, 이격적으로 볼 때 서로 유사한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 “커피판매전문업”과 비교대상서비스표의 지정서비스업인 “커피바아업, 레스토랑업, 카페업” 등은 또한 서로 동일?유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 비교대상서비스표는 원고의 서비스표로서 일반 수요자들에게 널리 알려진 주지, 저명한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표는 이러한 비교대상서비스표와 매우 유사하여 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 보고 원고의 것으로 오인,혼동하거나 또는 원고와 경제적인 연관관계가 있는 자에 의해 사용되는 것으로 오인?혼동할 위험이 매우 크고, 또한 그로 인하여 공정한 경쟁질서를 저해할 위험도 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제4호에도 해당한다.

(3) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 동일?유사한 정도에 이르지 않는다고 하더라도 전체적인 구성의 모티브, 아이디어 등에 있어서 완전히 동일하여 일반 수요자들은 이 사건 등록서비스표를 보고 비교대상서비스표를 용이하게 연상하거나 비교대상서비스표 또는 원고의 서비스와 밀접한 관련성이 있는 것으로 오인?혼동할 가능성이 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당한다.

(4) 이 사건 등록서비스표는 비교대상서비스표와 완전히 동일한 구성방식을 취하고 있음에 비추어 볼 때, 비교대상서비스표의 주지?저명성에 편승하기 위한 모방 서비스표임이 분명하므로 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다.

나. 판단

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표의 유사 여부

이 사건 등록서비스표는 “”와 같이 크고 작은 두 개의 흰색 원이 결합되어 안쪽의 원에는 특이한 형상의 상의 및 마법사 모자를 착용하고 있는 홍갈색의 고대 남성{기사(騎士), 마술사, 광대 등}이, 안쪽 원과 바깥쪽 원의 사이에는 피고의 상호로 보이는 영문자 ‘MAGOS’가 그 상단에, 일반 수요자들에게 진한 커피의 일종으로 인식되어 있는 ‘에스프레소 커피’의 영문 표기인 ‘ESPRESSO COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간 부위에 밤송이의 형상이 각 표기된 것인데 비해, 비교대상서비스표는
“”와 같이 이 사건 등록서비스표와 동일한 도형에 검정색을 바탕으로 하여 안쪽의 원에는 왕관을 쓴 고대 여성의 형상이, 바깥쪽의 원에는 원고의 상호인 영문자 ‘STARBUCKS’가 그 상단에, ‘커피’의 영문자인 ‘COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간에 별의 형상이 각 표기되어 있는바, 양 서비스표를 대비하여 보면 우선 외관에 있
어 양 서비스표 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥쪽의 원과 안쪽의 원 사이에 영문자가 표기되어 있다는 점에서는 그 구성방식이 동일하여 일부 유사한 면이 있으나, 위와 같이 두 개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 그 두 원 사이에 별 모양이나 영문자를 표기하는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태임이 인정되므로(증거 : 을 제1호증의 1 내지 40), 위와 같은 구성방식의 유사성만으로 양 서비스표가 유사하다고 보기는 어렵고, 반면에 양 서비스표는 요부인 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 영문자 부분 및 중앙 부분의 도형(사람의 형상)이 서로 달라 전체적인 외관이 서로 다르고, 호칭 및 관념의 면에서 양 서비스표는 도형과 영문자로 구분된 각각에 의하여 이를 분리관찰하는 것이 거래상 부자연스럽다 할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이를 각 부분으로 분리관찰하는 것이 가능하므로 이 사건 등록서비스표는 ’MAGOS‘로, 비교대상서비스표는 ’STARBUKCS‘로 각 호칭될 것인데, 위 두 단어는 모두 영한사전에 나와 있지 않은 조어로서 표기된 철자대로 발음될 것이므로 이 사건 등록서비스표는 ’마고스‘로, 비교대상서비스표는 ’스타벅스‘로 서로 다르게 호칭될 것이며, 양 서비스표 모두 영문자에 의한 관념대비는 불가능하나 중앙의 도형에 의해 이 사건 등록서비스표는 ’고대 남성(기사, 광대, 마술사 등)의 형상‘으로, 비교대상서비스표는 ’왕관을 쓰고 있는 고대 여성의 형상‘으로 일반 수요자에게 인식될 것이므로 전체적인 관념도 서로 유사하지 않아, 결국 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 달라 전체적으로 서로 비유사한 서비스표에 해당한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

따라서 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 서로 유사하지 않은 이상 그 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

(3) 상표법 제7조 제4호, 제9호, 제11호, 제12호 해당 여부

이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하기 위해서는 비교대상서비스표와 표장이 동일 또는 유사함을 전제로 하여야 하는바, 이 사건 등록서비스표가 비교대상서비스표와 그 표장이 동일 또는 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하지 않음은 명백하다.

(4) 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

어떤 서비스표가 그 자체로서는 타인의 서비스표와 유사하지 아니하여도 그 타인의 서비스표가 주지?저명한 상품, 서비스업에 사용되는 것이고, 양 서비스표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 서비스표에서 타인의 저명서비스표 또는 서비스업 등이 용이하게 연상되거나 타인의 서비스표 또는 서비스업 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 서비스의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호, 제2조 제3항에 해당하여 등록될 수 없는바(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥 원과 안쪽의 원 사이에 별 모양 등이나 영문자가 각 표기되어 있다는 점에서 구성의 모티브, 아이디어 등이 일부 동일한 면이 있으나, 이러한 구성방식은 위에서 본 바와 같이 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되는 형태일 뿐 아니라, 위에서 본 양 서비스표의 외관상의 차이를 감안해 보면, 이 사건 등록서비스표로부터 비교대상서비스표가 용이하게 연상된다고 인정하기 어렵고, 나아가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시(2001. 7. 14.)를 기준으로 비교대상서비스표가 국내에서 주지?저명한지 여부에 관하여 보더라도 이를 입증하기 위해 원고가 제출한 증거들 중 갑 제5, 6호증(각 원고의 인터넷웹사이트 출력물), 갑 제7호증(원고의 2003년도 재무현황 인터넷 출력물), 갑 제8호증의 1 내지 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제10호증(원고의 외국 상표등록현황)은 외국 특히 미국에서의 비교대상서비스표에 대한 인지도를 나타내는 것일 뿐 위 출원 당시 국내에서 비교대상서비스표가 저명성을 획득하였는지 여부를 알 수 없는 자료들이며, 갑 제9호증의 1, 2(인터넷 출력물), 갑 제12호증의 2, 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제13호증의 1(잡지기사), 2 내지 4(신문기사 인터넷 출력물), 갑 제14호증의 1 내지 4(신문기사 인터넷 출력물)는 이 사건 등록서비스표의 출원시점 이후의 것일 뿐 아니라 그 내용 중에는 원고의 사업에 대한 단순한 동향보도가 나열되어 있는 정도여서 비교대상서비스표의 저명성 여부를 입증하기 위한 자료로 보기에는 부족하고, 갑 제11호증(스타벅스 국내 상표등록현황)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점
이전에 비교대상서비스표와 동일한 표장 “”이 ‘커피, 커피전문점’ 등 커피와 밀접한 관련이 있는 상품 등에 대해 9개 정도 등록되었음을 나타내는 자료이며, 갑
제12호증의 1(신문기사)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점까지의 비교대상서비스표의 당해년도 매출액이 약 130억원 정도임을 추산해 볼 수 있는 자료에 불과하여, 위와 같은 자료들만으로는 비교대상서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원시점에 당해업계(커피전문점업계)를 넘어 이종업계의 국내 수요자에게까지 널리 알려져 주지?저명성을 획득하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

다. 소결

따라서 원고의 위 각 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이성호 _________________________

판사 이회기 _________________________

판사 박정희 _________________________

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