스타벅스 상표 분쟁 5

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2006허5072 등록무효(상)

원 고 스타벅스 코포레이션 디/비/에이 스타벅스 커피 컴퍼니

미국,

대표자 데이비드 엠. 랜도우

소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 이현석

피 고 주식회사 엘프레야

서울 영등포구

대표이사 김우기

소송대리인 변리사 이정익

변 론 종 결 2006. 9. 6.

판 결 선 고 2006. 9. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2006. 5. 1. 2005당2459호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 원고의 아래 다항 기재 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 동일하다는 등의 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 7, 10, 11, 12호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 유사하지 아니하고 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제7, 10, 11, 12호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표가 공서양속에 저촉된다고 볼 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당하지 아니하여 상표등록무효사유가 존재하지 아니한다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 2. 16./2005. 8. 30./제629689호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 커피(상품류 구분 제30류)

(4) 권리자 : 피고

다. 선등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 1996. 9. 30./1998. 8. 11./제415373호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 커피(구 상품류 구분 제5류, 나머지 지정상품 생략)

(4) 권리자 : 원고

[인정근거 : 다툼 없는 사실]

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장과 지정상품이 각각 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 주지·저명상표인 선등록상표를 모방하여 선등록상표의 명성에 무임승차하려는 의도로 출원된 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 표장 에 해당한다.

다. 이 사건 등록상표는 그 모티브, 아이디어가 선등록상표와 동일하여 주지·저명상표인 선등록상표나 그 지정상품을 용이하게 연상되게 하거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 인정되게 하여 상품의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 , 상표법 제7조 제1항 제11호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 각각 해당한다.

라. 선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 원고의 상표로서 널리 알려진 주지 저명한 상표이었고, 이 사건 등록상표는 주지·저명상표인 선등록상표의 주지·저명성에 편승하려는 의도로 출원되었으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 에 각각 해당한다.

마. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표는 STAR 와 PREYA 의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표는 STAR 와 BUCKS 의 결합으로 구성된 상표로서 그 외관이 다르고, PREYA 와 BUCKS 가 특별한 의미를 가진 것이 아니므로, 양 상표는 대비할 만한 관념을 가지고 있지 않다.

그리고 양 상표의 STAR 부분은 국내에서 일반적으로 쓰이는 단어이어서 그 식별력이 상당히 약한 것으로 보일 뿐 아니라, 양 상표는 모두 영문자를 띄움 없이 붙여서 이루어진 것들이다. 그러므로, 이 사건 등록상표는 스타프레야 , 선등록상표는 스타벅스 로 호칭될 것으로 보일 뿐, 이 사건 등록상표의 경우에 스타 나 프레야 로 분리되어 불리거나, 선등록상표의 경우에 스타 나 벅스 로 분리되어 불릴 것으로 보이지 아니하므로, 양 상표는 그 호칭에 있어서도 커다란 차이를 가지고 있다.

따라서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 선등록상표를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면 양 상표는 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이므로 동일·유사한 상표로 볼 수 없다.

한편 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당한다는 원고의 이 부분 주장은 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하다는 것을 전제로 하고 있으므로, 위와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사하지 아니하다고 판단한 이상, 원고의 이 부분 주장은 나머지 부분에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고, 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있을 뿐만 아니라, 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방한 것으로 인정할 자료도 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우, 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없고(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이며(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975,3982 판결 참조), 위 규정을 적용함에 있어서 선등록상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 등록상표의 출원시이다(상표법 제7조 제2항 참조).

그러므로 먼저 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지·저명상표에 해당하였는지 여부에 관하여 살피건대, 원고의 주장과 같이 원고가 1999년에 서울에서 이대점을 개설한 이래 이 사건 등록상표의 출원일에 근접하는 2003년말 당시 전국에 개설된 원고의 매장이 83개에 이르렀고, 2003년 한 해 동안의 국내 매출액이 약 550억원에 이르렀으며, 2003년 대한상공회의소가 주최하고 산업자원부가 후원한 제8회 한국유통대상 전문점 부문 금상을 원고가 수상하고, 2003. 12. 26. 동아일보의 좋아하는 커피전문점 조사결과 응답자의 58.9%가 제일 좋아하는 커피 전문점으로 원고의 매장을 선택하였으며, 2000. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 국내 일간신문, 시사잡지, TV 뉴스 등에 선등록상표가 2,097회 등장하였다는 것 등이 사실이라고 하더라도, 그것만으로는 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지 상태에 이르렀는지는 별론으로 하고, 저명의 상태에까지 이르렀다고 하기는 어렵다.

그 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고, 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 모티브와 아이디어 및 구성을 비교하여 보아도 이 사건 등록상표에서 선등록상표 또는 그 지정상품이 용이하게 연상되거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킨다고 볼 수도 없다.

따라서 원고의 이 부분 주장 역시 어느 모로 보나 이유 없다.

라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하는지 여부

등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조).

그런데 이 사건 등록상표가 선등록상표와 동일하거나 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같고, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 선등록상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 것으로 인정하기에 부족하다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 무효사유가 있다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이기택 _________________________

판사 우라옥 _________________________

판사 노갑식 _________________________

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