Patent Exhaustion – 특허 소진 (1)

LG 전자가 여러 컴퓨터 제조업체를 상대로 특허침해 소송에서 승소했다는 소식이 있었다. 피고의 대부분은 대만의 컴퓨터(노트북) 제조업체들이었다. 이름은 유명하지 않은 Q-Lity, Quanta, Compal 등이 포함되어 있는데, 이들은 IBM, HP, Dell 등의 OEM 업체로 세계 노트북 생산량의 대부분을 차지하고 있다 한다.

Case History

케이스 이력이 정확하게 나오진 않는데, 대략 2002년 이전에 고소가 이뤄졌던 것 같고 2003년 2월 6일에 1심 판결이 나왔다. 그리고 2006년 7월 7일에 Federal Circuit (연방순회법원?)의 2심 판결이 나왔다. Circuit Court를 순회법원이라 번역하는 것도 약간 이상하긴 하다. 아주 오래 전에 정말로 연방 항소법원의 판사들이 자기 구역을 돌면서 판결을 내리던 데에서 나온 이름이라 하는데, 지금 판사들이 그렇게 순회하는 것도 아닌데 순회법원이라 하면 말이 약간 이상.

음… 결과는 LG의 승소. 연방대법원으로 올라갈 가능성은? 그다지 높아보이진 않는다.

케이스를 찾아서 읽어볼 분들을 위해 케이스 citation을 소개하자면:

1심 판결: 238 F. Supp. 2d 917 (2002)

2심 판결: 453 F. 3d 1364, 79 U.S.P.Q. 2D (2006)

Issues

미국 특허법에서 좀 까다로운 개념인 Exhaustion과 Implied License가 이슈가 된 케이스라서 특허변호사들에게는 의미가 큰 케이스이다. 특히나 특허 라이센싱 계약을 작성하는 일을 많이 하는 변호사들은 반드시 이 케이스를 숙지해야 한다.

Patent Exhaustion은 WTO TRIPS 협상에서도 중요한 이슈였는데, 이에 대해서는 아직 국제적인 합의나 consensus가 이루어지지는 않았다.

(1) Patent Exhaustion

Patent Exhaustion이 발생하려면 일단 제품의 판매가 있어야 한다. 이 때 판매된 제품에는 특허가 결부되어 있어야 한다. 즉, 특허가 결부된 제품이 판매되었을 때 특허권에 어떤 변화가 생기지 않느냐 하는 게 Patent Exhaustion이 다루는 주제이다.

It is axiomatic that the patent exhaustion doctrine, commonly referred to as the first sale doctrine, is trig-gered by an unconditional sale. See Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544, 547, 21 L. Ed. 322 (1873).

예를 들어서 봉달이가 기계를 발명했다 하자. 이 기계는 스테이플러를 찍는 것만큼이나 간단하게 스테이플러 침을 빼낼 수 있는 기계이다. 봉달이는 이 기계에 대해 특허를 등록했다. 상당히 팬시한 기계가 아닌가? 봉달이는 생산라인을 만들어서 이 언스테이플러를 제조해서 은톨이에게 팔았다. 봉달이는 판매 과정에서 아무런 조건을 달지 않았다.(unconditional sale) 은톨이는 매일 수백번 스테이플러를 찍고 또 스테이플러 침을 빼내는 단순 작업을 하는 사람이다. 은톨이는 봉달이의 특허받은 언스테이플러를 유용하게 쓰고 있다.

이 때 은톨이는 봉달이의 특허를 침해했을까?

“[A]n unconditional sale of a patented device exhausts the patentee’s right to control the purchaser’s use of the device [**8] thereafter. The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods. This exhaustion doctrine, however, does not apply to an expressly conditional sale or license. In such a [*1370] transaction, it is more reasonable to infer that the parties negotiated a price that reflects only the value of the ‘use’ rights conferred by the patentee.” B. Braun Medical v. Abbott Lab., 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997) (discussing Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 708 (Fed. Cir. 1992)) (emphasis added and citations omitted).

특허법의 기본적인 원리만 적용한다면 은톨이는 봉달이의 특허를 침해했다. 하지만 이는 상식과 너무나 벗어나는 것이 아닌가? 그래서 일찌감치 1873년에 Adams v. Burke, 84 U.S. 453 케이스에서 미 연방대법원이 Exhaustion의 기초를 놓았다. 특허받은 제품을 조건없이 판매했을 경우 “구매자”는 제품사용에 제한을 받지 않는다. 이것이 Patent Exhaustion을 간단하게 설명한 것이다.

위의 사실 관계로는 문제가 생길 일이 별로 없다. 대부분의 문제는 조금 다른 상황에서 발생한다. 컴퓨터를 손수 조립해 보거나 혹은 뜯어본 사람들은 알겠지만, 컴퓨터 한 대에는 수많은 회사의 부품들이 들어간다. 그 부품들 중의 상당수가 특허로 보호받고 있다.

그 과정은 이렇다. 1차 부품 회사 –> 2차 부품 회사 –> 3차 부품 회사 –> 조립 완제품 판매자

여기서 각각의 고리는 판매(sale)로 연결된다. 만약 1차 부품회사에서 만든 부품이 특허로 보호받는다면 2차 부품회사, 3차 부품회사, 조립완제품 판매자까지 특허 침해를 할 가능성이 있다. 바로 Patent Exhaustion 문제 때문이다.

(계속)

Tagged

2 thoughts on “Patent Exhaustion – 특허 소진 (1)

  1. kwangseok says:

    특허소진에 대한 위 내용을 재밌게 읽었습니다.
    그런데, 특허소진(2)는 없는 건가요?
    “계속”이라는 문구만 있네요.
    혹 있으면 알려주세요~ ^^

  2. iplawyer says:

    음, 이 블로그에 (계속)이라 붙여놓은 게 너무 많아서 좀 포기하고 있습니다. 국가 내에서의 특허소진과 국제무역에서 발생하는 소진을 좀 다르게 다룰 필요가 있는데, 여기에 대해서는 다음에 좀 다루기로 하고, 이 케이스는 최근에 연방대법원 판결이 있었던 것 같은데 한 번 확인하고 계속 올리기로 하겠습니다.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: