미국 주도 FTA에서 지적재산권 – 상표 (2) 냄새상표

냄새 표장(scent mark)라는 개념은 내가 아는 한에서는 미국에서만 운용하는 제도이다.  적어도 미국이 여러 나라들과 FTA를 체결하기 전까지만 해도 그렇다.  냄새가 상표가 된다는 건 창의적인 발상이긴 한데, 그 창의적인 발상이 기업의 머리에서 나와서 정부의 정책이 되었다는 게 미국식 자본주의의 결과다. 

밑에 10개의 미국 FTA 협정문의 실제 조문을 옮겨 놓았다.  각 FTA 조문들을 비교해 보면 대동소이하지만 협상 상대국의 입장에 따라 조문이 조금씩 달라져 있다.  이걸 보면 미국의 FTA 협상이 일반적으로 미국이 들이미는 ‘표준 협정문 (model FTA)’를 기본으로 하고 거기에서 문안을 첨삭하는 방식으로 이루어짐을 알 수 있다.  그리고 그 ‘표준 협정문’도 시간이 지나면서 조금씩 바뀐다. 

미국이 FTA를 체결한 상대국들은 대부분 경제적으로 작은 나라들이다.  싱가폴이 선진국이라 하지만 워낙 땅덩이와 인구가 작은 나라라 경제 규모면으로는 우리보다 작다.  그리고 호주는 땅덩이는 크지만 인구가 작아 서 역시 경제 규모는 우리보다 작다.  미국이 FTA를 체결하는 나라 중에서 한국이 가장 큰 경제이다. 한미FTA가 미국 FTA의 표준협정문을 새롭게 만드는 작업이라는 말이 나오는 것도 어느 정도 타당성이 있다.

냄새 표장(scent mark)을 인정한다는 것은 대부분의 나라에서는 상표의 형식을 확장하는 것이다. 

한국의 경우 상표법 제2조 1항에서:

“상표”라 함은 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각목의 1에 해당하는 것(이하 “표장”이라 한다)을 말한다.

 가. 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것
 나. 가목의 각각에 색채를 결합한 것

으로 상표의 형식을 제한하고 있다.  이 조항에 따르면 냄새는 표장의 형식이 될 수 없다.  따라서 한국이 냄새 표장을 상표로 인정하려면 상표법 제2조 1항을 고쳐야 한다. 

미국법의 경우 연방 상표법인 Lanham Act에는 상표의 형식에 대한 규정은 없다.  다만 표장이 제품에 식별성을 부여할 수 있으면 되는 것으로 되어 있다.  미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office)에서 만든 상표심사 가이드라인인 Trademark Manual of Examination Procedure 4th Ed. (TMEP 4th ed.)의 Section 1202.13에 냄새 혹은 향기에 관한 심사 지침이 나온다.

TMEP 1202.13 Scent or Fragrance

The scent of a product may be registrable if it is used in a non-functional manner. See In re Clarke, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990), in which the Trademark Trial and Appeal Board held that a scent functioned as a mark for “sewing thread and embroidery yarn.” Scents that serve a utilitarian purpose, such as the scent of perfume, would be functional and not registrable. See TMEP §§1202.02(a) et seq. regarding functionality. When a scent is not functional, it may be registered on the Principal Register under §2(f), or on the Supplemental Register. The amount of evidence required to establish that a scent or fragrance functions as a mark is substantial. Cf. In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985).

The requirement for a drawing does not apply to scent marks. 37 C.F.R. §2.52(e). See TMEP §807.09.

즉, 냄새가 상표가 되는 데에 형식이 문제가 되지는 않는다.  하지만 상표등록 출원에는 drawing이 들어 있어야 하는데, 그 요구조건이 냄새 표장에는 적용되지 않는다. 

냄새가 형식상 결격은 되지 않지만, 출원 냄새 표장이 상품의 기능과 관련이 있을 때에는 등록거절사유가 된다.  따라서 향수의 경우는 냄새가 제품의 기능이므로 등록거절되어야 한다.  반면, 휘발유에 오렌지향이 나는 경우는 냄새가 휘발유의 기능 역할을 하지 않으므로 등록될 수 있다.   이것이 미국의 현재 법이다.

유럽연합(EU)의 법은 냄새 상표를 허락하지 않는다.  Community Trade Mark Regulation (CTMR) Section 1(1)/Article 4는:

 There is

(i) a sign;

(ii) which can be represented graphically; and

(iii) which is capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

으로 되어 있어, 역시 시각적으로 표현가능해야만 상표 등록이 가능하다고 규정하고 있다. 

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