FormFactor loses its patents in Korea

The Supreme Court of Korea affirmed the lower court’s decision invalidating FormFactor’s patents, thereby allowing defendant Phicom to continue to use the technology. 파이컴, 반도체 특허소송 美업체에 승소 < 최신기사 < 산업 :: 한경닷컴 ::

I haven’t gotten my paws on the decision, so I will have to wait for several days before I can post my thought on that.

Some view this decision as nationalistic or at least an evidence of loose IPR protection in Korea. Patent Dispute Not True to FormFactor

This seemingly widespread perception of Korea’s not-quite-so-neat IPR protection system is resonating with what I read from bloggers about Starbucks v. StarPreya case. I won’t argue the perception is unfounded. Perception is perception and it’s not a fact. It’s an accumulation of impression from small bits of information. I find it fair for foreigners to think that the Korean legal system is not as hospitable for foreginers as it is for its nationals. I myself am sometimes horrified at Koreans’ extreme nationalistic behaviors as shown in the World Cup 2002, Dr. Hwang’s stem cell research scandal, and the most recent Director Shim Hyung Rae’s D-War movie syndrome. But, as I wrote in the Starbucks v. StarPreya post, I’m not hundred percent convinced that the judges’ decisions are nationalistically biased. When I come by the FormFactor decision, I might try to read between the lines and catch whether the Supreme Court’s decision was swayed by the sentiment of protecting OUR companies from the FOREIGN PREDATORS.

This case may also serve as another material for proving or disproving the perception that Korean courts are lenient towards small and medium companies when it comes to the battle between SMEs and big corps. This has been raised by Dram man in his comment on my iPhone Unlocking. I’m sure this is another widespread perception among foreign lawyers, foreign investors, and foreigners in general.

Another spin in this case is the US government’s effort to influence the decision. I heard from a source that the U.S. gov’t delivered messages through diplomatic channel. One can easily guess what the messages might have been. US industry’s negative perception about a foreign country’s legal system is one thing, US gov’t sending diplomatic messages to influence court’s decision is another. It reveals the attitude the US gov’t is taking in dealing with matters like this.

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Technorati Tags: FormFactor, patent, koera

스타벅스 상표분쟁 피고 대리인

스타벅스 상표분쟁 4 (내가 임의로 붙인 번호인데,이 사건은 2005년에 선고된 것이다)에서 피고를 대리했던 법무법인 해냄의 웹사이트에 가보니 자랑스럽게 기사를 걸어 놓았다. 스타벅스의 상표분쟁들이 상표 소송 전략상 교훈이 있으므로 대리인에 대한 정보도 올려본다.

원문

스타벅스, 상표권 분쟁 패소 2005-04-08

‘미와 사랑의 여신’에 콧대 꺾인 골리앗
“비슷하지만 닮은 꼴 아니다” 국내 커피체인 엘프레야 손 들어줘

세계 최대의 커피체인 업체인 스타벅스가 한국에서 자존심을 구겼다. 국내의 한 중소형 커피체인 업체인 엘프레야(대표이사 김우기)와 벌인 상표권 분쟁에서 패한 것이다.

특허법원 특허2부(이성호 부장판사)는 3월 18일 스타벅스가 엘프레야를 상대로 낸 상표등록 무효소송에 대해 ‘이유 없다’며 기각 판결을 내렸다. 스타벅스는 엘프레야의 상표가 자사의 상표와 유사해 소비자들에게 혼동을 일으킨다며 2003년 10월 특허심판원에 상표등록 무효심판을 청구했다가 지난해 8월 기각 당하자 이에 불복해 항소한 바 있다.

이번 사건의 승패를 가른 쟁점은 두 가지로 압축된다. 먼저 두 상표의 ‘유사성’이다. 스타벅스 측의 주장은 이랬다. 엘프레야 측의 상표가 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 지녔고, 두 원 사이에는 문자와 별을 배치했으며, 작은 원 내부에 여신의 형상을 표시하는 등 스타벅스의 상표와 매우 흡사하다는 것이다.

하지만 이에 대해 재판부는 “두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고, 원과 원 사이에 문자 및 별을 배치했으며, 작은 동심원 내부에 여신의 형상을 표시한 점에서 일부 유사성의 소지가 있다”면서도 “상표의 문자가 ‘STARPREYA COFFEE’와 ‘STARBUCKS COFFEE’로 서로 다른 데다 여신의 형상 또한 우측면과 정면 등으로 달라 두 상표는 유사하지 않은 것으로 봐야 한다”고 판단했다.

“동심원 등 커피체인 업계서 널리 사용”

재판부는 또 “두 개의 동심원을 구성하고 동심원 사이에 상호나 문자 등을 배치하는 상표는 커피 체인업계 등에서 널리 사용된다”며 “일부 구성이나 모티브의 유사성만으로 엘프레야 상표가 스타벅스 상표를 연상케 하거나 오인ㆍ혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어렵다”고 판결문에서 밝혔다.

두 번째 쟁점은 ‘저명권’이었다. 엘프레야의 상표가 출원ㆍ등록된 시점에 스타벅스의 상표가 일반에 널리 알려져 있었는지 여부를 판단하는 문제다. 재판부는 이에 대해서도 “엘프레야 상표의 등록일(2003년 8월) 전에 스타벅스의 국내 점포는 서울의 6곳에 국한돼 있었으며, 매출액도 그다지 크지 않았던 점에 비춰 스타벅스의 상표 또는 상품이 특정인의 것으로 알려져 있었다고 보기에는 부족하다”고 명시했다.

엘프레야 측 소송 대리인인 이정익 변리사는 “이번 특허법원의 판결은 이전의 특허심판원 기각 결정과 당초 특허청에서 등록을 해준 것과 똑같은 견해를 재확인한 것”이라며 “설사 스타벅스 측이 상고를 결정하더라도 대법원에 가서 달라질 일은 없을 것으로 본다”고 말했다.

한편 다윗과 골리앗의 싸움에서 이긴 엘프레야 김우기 대표는 “법인 설립 때부터 미와 사랑의 여신 프레야를 기업 정신의 모티브로 삼았다”며 “우리 상표에 대해 추호의 거리낌도 없었고 진실은 밝혀질 것이라고 믿었기 때문에 어려운 싸움을 헤쳐 나올 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

[주간한국 2005/04/06]

스타벅스 상표 분쟁 1

대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1272 판결 【거절사정】
[공1996.2.15.(4),552]

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【판시사항】

[1] 상표 “STARBUCKS“와 “STARBURST“의 유사 여부

[2] 이의신청인이 거절사정 후 이의신청을 취소하는 의사표시를 한 경우, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의한 거절사정을 반드시 취소하여야 하는지 여부

【판결요지】

[1] 본원상표 “STARBUCKS”와 인용상표

[인용상표]는 모두 영문자로만 구성된 문자상표로서 문자의 구성 면에서도 일견하여 볼 때 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 앞부분에서 중간 부분까지가 동일하고 뒷부분에서 “CKS”와 “RST”의 차이밖에 없어 전체적으로 일견하여 구별하기가 어렵고, 호칭 면에서도 본원상표는 “스타벅스”라 호칭될 것인 데 비하여 인용상표는 “스타버스트”로 호칭된다 할 것이므로 유사하게 청감됨을 부인하기 어려우며, 관념에 있어서는 양 상표 다같이 특정된 관념을 연상시키기 어려운 조어상표로서 대비할 바 못된다 할 것이므로 양 상표는 전체적으로 볼 때 외관 및 칭호가 유사하여 동일·유사한 지정상품에 다같이 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다.

[2] 상표등록출원공고에 대한 이의신청은 누구든지 할 수 있는 것이고 심사관은 상표등록출원공고 후 직권에 의해 거절사정할 수도 있는 것이므로(상표법 제28조), 공익적 부등록사유에 해당하는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록출원을 거절하는 이상 이의신청인이 후에 이의신청과 다른 의사표시를 하였다 하여 반드시 그 등록을 받아주어야 하는 것은 아니다.

【참조조문】

[1]상표법 제7조 제1항 제7호/ [2]상표법 제7조 제1항 제7호,제25조,제28조

【참조판례】
[1]대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648),대법원 1995. 9. 15. 선고 95후644 판결(공1995하, 3404),대법원 1995. 11. 10. 선고 95후1005 판결(공1995하, 3917)

【전 문】

【출원인,상고인】 스타벅스 코포레이션 (소송대리인 변리사 김영철)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심결】 특허청 1995. 6. 26.자 94항원423 심결

【주문】

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이유】

상고이유를 본다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은본원상표 “STARBUCKS”와 선등록된 인용상표(등록 제162617호)와의 유사 여부에 관하여, 양 상표는 모두 영문자로만 구성된 문자상표로서 문자의 구성 면에서도 일견하여 볼 때 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 앞부분에서 중간 부분까지가 동일하고 뒷부분에서 “CKS”와 “RST”의 차이밖에 없어 전체적으로 일견하여 구별하기가 어렵고, 호칭 면에서도 본원상표는 “스타벅스”라 호칭될 것인 데 비하여 인용상표는 “스타버스트”로 호칭된다 할 것이므로 유사하게 청감됨을 부인하기 어려우며, 관념에 있어서는 양 상표 다같이 특정된 관념을 연상시키기 어려운 조어상표로서 대비할 바 못된다 할 것이므로 양 상표는 전체적으로 볼 때 외관 및 칭호가 유사하여 동일·유사한 지정상품에 다같이 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 판단하고 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 인정과 판단은 옳은 것으로 여겨지고, 거기에 소론과 같은 상표의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 소론이 들고 있는 대법원 판결들은 이 사건과 사안이 달라서 원용하기에 적절하지 않다. 논지는 이유 없다.

2. 또한 소론은 본원상표에 대하여 이의신청을 제기하였던 인용상표권자인 마아즈 인코포에이티드가 이 사건 거절사정 후에 본원상표의 등록에 하등의 이의가 없다는 의사표시를 하였음에도 원심이 이 사건 거절사정을 취소하지 아니한 것은 잘못이라는 취지이나,상표등록출원공고에 대한 이의신청은 누구든지 할 수 있는 것이고 심사관은 상표등록출원공고 후 직권에 의해 거절사정할 수도 있는 것이므로(상표법 제28조), 공익적 부등록사유에 해당하는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록출원을 거절하는 이상 이의신청인이 후에 이의신청과 다른 의사표시를 하였다 하여 반드시 그 등록을 받아주어야 하는 것은 아니라 할 것이므로소론 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 천경송(재판장) 지창권 신성택(주심)

스타벅스 상표분쟁 4

특 허 법 원
제 2 부
판 결

사 건 2005허7125 등록무효(상)

원 고 스타벅스 코포레이션 디비에이 스타벅스 커피 컴퍼니 (Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company) 미합중국 워싱턴주 대표자
소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 정종국

피 고 주식회사 마고스 서울 강남구 대표이사
소송대리인 변리사 박윤정

변 론 종 결2005. 10. 28.
판 결 선 고2005. 11. 18.

주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지
특허심판원이 2005. 7. 27. 2005당3호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 심결의 경위

가. 피고는 아래 다항 기재 서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)의 권리자인데, 원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 아래 라항 기재 서비스표(이하 ‘비교대상서비스표’라고 한다)와 유사하고, 그 지정서비스업도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 내지 12호, 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유를 내세워, 2005. 1. 3. 서비스표 등록무효심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고 큰 원과 작은 원 사이에 영문자로 상단에는 상호를, 하단에는 “(ESPRESSO) COFFEE”를 표시하고 동심원 내부에는 추상적인 사람의 형태를 배치하고 있는 점에서 일부 유사하나, 그와 같이 두개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 있는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태의 하나로서 그 식별력이 없거나 약하므로 나머지 영문자로 된 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 및 중앙부분의 도형이 유사 여부 판단의 대상이 된다 할 것인데, 이 부분을 서로 대비해 보면 외관, 호칭, 관념 면에서 서로 달라 양 서비스표는 서로 유사하지 않은 서비스표에 해당하므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다는 이유로, 2005. 7. 27. 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 등록서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 2001. 7. 14./2004. 11. 5.
③ 등록번호 : 제107932
④ 지정상품 : 서비스업류 구분 제43류의 “커피판매전문점업”

라. 비교대상서비스표
① 구성 :
② 출원일/등록일 : 1996. 9. 11./1998. 12. 16.
③ 등록번호 : 제50930호
④ 지정상품 : 구 서비스업류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제112류의 “소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑 및 기
타 시설 또는 설비의 운영 및 프랜차이징과 관련된 서비스업, 캐리아웃용 식품의 조리 및 판매대행서비스업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토
랑, 시설 및 설비의 디자인업, 소비용 식품 및 음료의 제공에 종사하는 레스토랑, 시설 및 설비의 경영 및 운영 종사자의 양성서비스업, 레스토랑업, 카페업,
카페테리아업, 스넥바아업, 커피바아업, 우편판매대행서비스업”
⑤ 상표권자 : 원고

【증거 : 다툼 없음】

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 ① 큰 원 내부에 작은 원을 배치하되 그 간격이 거의 동일한 점, ② 두 원 사이 중앙부 양쪽에 두 개의 별 모양 도형을 배치하고 있는 점, ③ 큰 원과 작은 원 사이의 별 모양을 경계로 하여 윗부분과 아랫부분에 문자를 각 배치하고 있는 점, ④ 작은 원 내부에 사람의 얼굴 및 상반신 형상을 배치하고 있는 점 등을 고려할 때 그 전체적인 구성방식이 동일하고, 또한 ⑤ 작은 원 내부의 사람은 모두 별 모양의 도형이 표시된 모자 또는 왕관을 쓰고 있는 점, ⑥ 작은 원 내부의 사람의 얼굴 및 상반신 형상이 만화 등에서 보는 것처럼 간략화하여 표현되어 있는 점 등에서 동일하여 양 서비스표는 외관의 면에서 매우 유사하므로 전체적, 이격적으로 볼 때 서로 유사한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 “커피판매전문업”과 비교대상서비스표의 지정서비스업인 “커피바아업, 레스토랑업, 카페업” 등은 또한 서로 동일?유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 비교대상서비스표는 원고의 서비스표로서 일반 수요자들에게 널리 알려진 주지, 저명한 서비스표이고, 이 사건 등록서비스표는 이러한 비교대상서비스표와 매우 유사하여 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 보고 원고의 것으로 오인,혼동하거나 또는 원고와 경제적인 연관관계가 있는 자에 의해 사용되는 것으로 오인?혼동할 위험이 매우 크고, 또한 그로 인하여 공정한 경쟁질서를 저해할 위험도 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제4호에도 해당한다.

(3) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 동일?유사한 정도에 이르지 않는다고 하더라도 전체적인 구성의 모티브, 아이디어 등에 있어서 완전히 동일하여 일반 수요자들은 이 사건 등록서비스표를 보고 비교대상서비스표를 용이하게 연상하거나 비교대상서비스표 또는 원고의 서비스와 밀접한 관련성이 있는 것으로 오인?혼동할 가능성이 매우 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당한다.

(4) 이 사건 등록서비스표는 비교대상서비스표와 완전히 동일한 구성방식을 취하고 있음에 비추어 볼 때, 비교대상서비스표의 주지?저명성에 편승하기 위한 모방 서비스표임이 분명하므로 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다.

나. 판단

(1) 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표의 유사 여부

이 사건 등록서비스표는 “”와 같이 크고 작은 두 개의 흰색 원이 결합되어 안쪽의 원에는 특이한 형상의 상의 및 마법사 모자를 착용하고 있는 홍갈색의 고대 남성{기사(騎士), 마술사, 광대 등}이, 안쪽 원과 바깥쪽 원의 사이에는 피고의 상호로 보이는 영문자 ‘MAGOS’가 그 상단에, 일반 수요자들에게 진한 커피의 일종으로 인식되어 있는 ‘에스프레소 커피’의 영문 표기인 ‘ESPRESSO COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간 부위에 밤송이의 형상이 각 표기된 것인데 비해, 비교대상서비스표는
“”와 같이 이 사건 등록서비스표와 동일한 도형에 검정색을 바탕으로 하여 안쪽의 원에는 왕관을 쓴 고대 여성의 형상이, 바깥쪽의 원에는 원고의 상호인 영문자 ‘STARBUCKS’가 그 상단에, ‘커피’의 영문자인 ‘COFFEE’가 그 하단에, 양쪽 중간에 별의 형상이 각 표기되어 있는바, 양 서비스표를 대비하여 보면 우선 외관에 있
어 양 서비스표 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥쪽의 원과 안쪽의 원 사이에 영문자가 표기되어 있다는 점에서는 그 구성방식이 동일하여 일부 유사한 면이 있으나, 위와 같이 두 개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 그 두 원 사이에 별 모양이나 영문자를 표기하는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태임이 인정되므로(증거 : 을 제1호증의 1 내지 40), 위와 같은 구성방식의 유사성만으로 양 서비스표가 유사하다고 보기는 어렵고, 반면에 양 서비스표는 요부인 ‘MAGOS’와 ‘STARBUCKS’ 영문자 부분 및 중앙 부분의 도형(사람의 형상)이 서로 달라 전체적인 외관이 서로 다르고, 호칭 및 관념의 면에서 양 서비스표는 도형과 영문자로 구분된 각각에 의하여 이를 분리관찰하는 것이 거래상 부자연스럽다 할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이를 각 부분으로 분리관찰하는 것이 가능하므로 이 사건 등록서비스표는 ’MAGOS‘로, 비교대상서비스표는 ’STARBUKCS‘로 각 호칭될 것인데, 위 두 단어는 모두 영한사전에 나와 있지 않은 조어로서 표기된 철자대로 발음될 것이므로 이 사건 등록서비스표는 ’마고스‘로, 비교대상서비스표는 ’스타벅스‘로 서로 다르게 호칭될 것이며, 양 서비스표 모두 영문자에 의한 관념대비는 불가능하나 중앙의 도형에 의해 이 사건 등록서비스표는 ’고대 남성(기사, 광대, 마술사 등)의 형상‘으로, 비교대상서비스표는 ’왕관을 쓰고 있는 고대 여성의 형상‘으로 일반 수요자에게 인식될 것이므로 전체적인 관념도 서로 유사하지 않아, 결국 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 달라 전체적으로 서로 비유사한 서비스표에 해당한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

따라서 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표가 서로 유사하지 않은 이상 그 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

(3) 상표법 제7조 제4호, 제9호, 제11호, 제12호 해당 여부

이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하기 위해서는 비교대상서비스표와 표장이 동일 또는 유사함을 전제로 하여야 하는바, 이 사건 등록서비스표가 비교대상서비스표와 그 표장이 동일 또는 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 각호에 해당하지 않음은 명백하다.

(4) 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

어떤 서비스표가 그 자체로서는 타인의 서비스표와 유사하지 아니하여도 그 타인의 서비스표가 주지?저명한 상품, 서비스업에 사용되는 것이고, 양 서비스표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 서비스표에서 타인의 저명서비스표 또는 서비스업 등이 용이하게 연상되거나 타인의 서비스표 또는 서비스업 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 서비스의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호, 제2조 제3항에 해당하여 등록될 수 없는바(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥 원과 안쪽의 원 사이에 별 모양 등이나 영문자가 각 표기되어 있다는 점에서 구성의 모티브, 아이디어 등이 일부 동일한 면이 있으나, 이러한 구성방식은 위에서 본 바와 같이 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되는 형태일 뿐 아니라, 위에서 본 양 서비스표의 외관상의 차이를 감안해 보면, 이 사건 등록서비스표로부터 비교대상서비스표가 용이하게 연상된다고 인정하기 어렵고, 나아가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시(2001. 7. 14.)를 기준으로 비교대상서비스표가 국내에서 주지?저명한지 여부에 관하여 보더라도 이를 입증하기 위해 원고가 제출한 증거들 중 갑 제5, 6호증(각 원고의 인터넷웹사이트 출력물), 갑 제7호증(원고의 2003년도 재무현황 인터넷 출력물), 갑 제8호증의 1 내지 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제10호증(원고의 외국 상표등록현황)은 외국 특히 미국에서의 비교대상서비스표에 대한 인지도를 나타내는 것일 뿐 위 출원 당시 국내에서 비교대상서비스표가 저명성을 획득하였는지 여부를 알 수 없는 자료들이며, 갑 제9호증의 1, 2(인터넷 출력물), 갑 제12호증의 2, 3(각 신문기사 인터넷 출력물), 갑 제13호증의 1(잡지기사), 2 내지 4(신문기사 인터넷 출력물), 갑 제14호증의 1 내지 4(신문기사 인터넷 출력물)는 이 사건 등록서비스표의 출원시점 이후의 것일 뿐 아니라 그 내용 중에는 원고의 사업에 대한 단순한 동향보도가 나열되어 있는 정도여서 비교대상서비스표의 저명성 여부를 입증하기 위한 자료로 보기에는 부족하고, 갑 제11호증(스타벅스 국내 상표등록현황)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점
이전에 비교대상서비스표와 동일한 표장 “”이 ‘커피, 커피전문점’ 등 커피와 밀접한 관련이 있는 상품 등에 대해 9개 정도 등록되었음을 나타내는 자료이며, 갑
제12호증의 1(신문기사)은 이 사건 등록서비스표의 출원시점까지의 비교대상서비스표의 당해년도 매출액이 약 130억원 정도임을 추산해 볼 수 있는 자료에 불과하여, 위와 같은 자료들만으로는 비교대상서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원시점에 당해업계(커피전문점업계)를 넘어 이종업계의 국내 수요자에게까지 널리 알려져 주지?저명성을 획득하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

다. 소결

따라서 원고의 위 각 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이성호 _________________________

판사 이회기 _________________________

판사 박정희 _________________________

Summary of Starbucks v Starpreya case

사건 : 특허법원 2006. 9. 20. 선고 2006허5072 판결 [등록무효(상)]

판시사항 : “STARBUCKS”와 “STARPREYA”는 서로 유사한 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 사례.

판결요지 : 등록상표 “STARPREYA”는 “STAR”와 “PREYA”의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표 “STARBUCKS”는 “STAR”와 “BUCKS”의 결합으로 구성된 상표로서 그 외관이 다르며, “PREYA”와 “BUCKS”가 특별한 의미를 가진 것이 아니므로, 양 상표는 대비할 만한 관념을 가지고 있지 않고, 양 상표의 “STAR” 부분은 국내에서 일반적으로 쓰이는 단어이어서 그 식별력이 상당히 약한 것으로 보일 뿐 아니라, 양 상표는 모두 영문자를 띄움 없이 붙여서 이루어진 것들로서 등록상표 “STARPREYA”는 “스타프레야”, 선등록상표 “STARBUCKS”는“스타벅스”로 호칭될 것으로 보이므로, 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 등록상표 “STARPREYA”와 선등록상표 “STARBUCKS”를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면 양 상표는 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이어서 동일·유사한 상표로 볼 수 없다고 판단한 사례.

참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제7호

Misconception about Starbucks v Starpreya case

Dan Harris cast strong doubt on the impartiality of the Korean Patent Court (a special court for patent and trademark disputes) regarding the recent ruling on Starbuck v Starpreya.

I first concurred with Dan Harris because it seemed clear to me too that Starpreya is a knockout. Today, I took time to look at the opinion of the Court because I wanted to think about whether a claim based on trade dress might be possible on the same case. This is a confession that my concurrence was not based on first hand knowledge of the case.

The opinion told a very different story from what most of the readers of Dan Harris’ blog might have thought the case would have been. I can’t blame Dan Harris or other people (including myself) for misunderstanding the case because the misunderstanding came from the news report bearing green circle symbols of Starbucks and Starpreya. The case was not about the likelihood of confusion between the greeen circle symbol of Starbucks and that of Starpreya. It was about the likelihood of confusion between the word “STARBUCKS” and “STARPREYA.”

The court opinion lists the two trademarks at issue, one being “STARBUCKS” with registration number 415373, the other being “STARPREYA” with registration number 629689.

The court looked at the meaning, shape, and sound of the words in deciding distinctiveness.

Looking at the words without the common component word “star” which does not render distinctiveness, the court found “bucks” and “preya” did not render distinct meaning either.

But the court found the two words are distinct enough because the shapes and sounds are distinct.

I can’t really say whether the decision was right or wrong. It’s just a judgement call. Remind you Korean courts do not have the jury system and judges find facts.

As far as the case was about likelihood of confusion between two words, I don’t think the decision was biased or nationalistic.

Questions still remains why the plaintiff’s lawyer (KCL law firm) did not raise likelihood of confusion between symbol marks or a claim based on trade dress.

스타벅스 상표권 분쟁에서 패소

우선 기사부터 인용하면,

세계적인 커피전문기업 ‘스타벅스’가 국내 프랜차이즈 커피업체와 벌인 상표권 분쟁에서 무릎을 꿇었다.

특허법원 특허5부(재판장 이기택)는 11일 스타벅스 코퍼레이션이 “유사 상표 등록을 취소해 달라”며 프랜차이즈 커피업체 엘프레야를 상대로 낸 등록무효 청구소송에서 원고 패소 판결했다고 밝혔다.

재판부는 판결문에서 “스타벅스는 엘프레야가 사용하는 ‘스타프레야(STARPREYA)’ 상표가 저명 상표인 ‘스타벅스(STARBUCKS)’ 명성에 무임승차하려는 의도로 출원된 것이므로 무효화해야 한다고 주장하나, 두 상표는 외관이 다르고 일반적으로 쓰는 단어 ‘스타(STAR)’와 결합한 ‘프레야(PREYA)’와 ‘벅스(BUCKS)’가 따로 떼어져 불릴 것으로 보이지도 않으므로 동일·유사한 상표라고 볼 수 없다”고 밝혔다.

재판부는 “따라서 두 상표가 오인·혼동을 일으킨다고 볼 수 없으므로 엘프레야가 스타벅스 상표를 모방한 것으로 인정할 수 없다”고 판시했다.

스타벅스는 지난해 3월에도 엘프레야를 상대로 ‘로고가 비슷하다’고 소송을 냈다가 패소 판결을 받은 바 있다.

신미연 기자

minerva21@segye.com

2006.10.11 (수) 20:06

이런 류의 분쟁은 상표법 분야에서는 아주 흔하다. 법에 대한 지식이 별로 없는 사람들도 이런 사건은 쉽게 이해할 수 있다.

한국법에서는 상표법 제65조와 66조에서 상표권자를 보호한다. 한 구절만 인용하자면,

제66조(침해로 보는 행위) 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위.

위의 재판부가 기준으로 삼은 동일, 유사한 상표라는 표현이 제66조에 나온다.

그런데 재판부가 그 다음 문장에 말한 “오인, 혼동“이라는 건 상표법에 나오는 기준은 아닌 것 같다. 오인, 혼동이란 미국 상표법에서 “likelihood of confusion”과 유사한 기준인 것 같다. 미국 상표법을 보면

Sec. 1114. (§ 32) Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant –

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

으로 되어 있어서 “likely to cause confusion”이란 말이 법에 나온다.

그런데 한국 법원은 상표법에 나와있지 않은 “오인, 혼동“이란 기준을 이용하는 것 같다. 이른바 성문법 체계라는 한국에서 이런 일이 생기나? 아니면 내가 뭔가를 놓친 건가?

어찌 됐든, 그 차이점이 판결에 결정적인 영향을 미칠 것 같지는 않다. 더 중요한 이슈는 “오인, 혼동” 혹은 “동일, 유사한 상표”라는 것을 누가 판단하느냐의 문제이다. 미국법에서는 이게 matter of law (법적 판단의 문제)냐 아니면 matter of fact (사실 관계 판단의 문제)냐로 나눈다. 법적 판단의 문제이면 판사가 판단하게 되고 사실 관계 판단의 문제라면 배심원이 판단하게 된다.

한국법에서는 법의 문제이든 사실 관계 판단의 문제이든 판사가 판단하므로 크게 차이는 없다. 하지만 앞으로 공판중심 재판이 도입되고 (확실하진 않지만) 배심원 제도가 도입되면 이 문제가 법적 문제냐 아니면 사실 관계의 문제냐 역시 선결 문제(preliminary issue)로 판사가 판단해야 한다.

음. 어찌 됐든, 위의 문제는 판사가 판단하든 배심원이 판단하든 간단한 문제는 아니다. 스타프레야가 골목의 조그만 커피 가게라면 아무 상관이 없는 일이지만, 골목 커피 가게가 어찌 하다가 전국적인 프랜차이즈가 될 가능성이 없지는 않으므로 판단자는 그런 가능성까지도 고려해서 판단 해야 한다. 스타프레야가 스타벅스만큼이나 큰 회사라면 심각한 문제가 될 수밖에 없다. 그래서 이런 문제는 판단이 어렵다.